浅析美国专利实践中的“重复授权”的问题

2016-05-14
超凡知识产权-曹桓

 摘要:随着国家的经济转型战略的实施,笔者注意到,国家鼓励中国企业走出国门,随之而来的就是,越来越多地企业期望获得国外的知识产权。鉴于美国专利法属于“判例法体系”,和我国专利实践较为不同。本文通过讨论美国专利法(35 U.S.C. § 101)中的“重复授权”的问题而帮助读者对于美国专利法有进一步的了解,其能够帮助申请人和代理人更好地理解美国审查员提出的“重复授权”的审查意见,制定更合理和有利的答复策略。

关键词:美国专利、重复授权

一、引言

众所周知,专利法本身是具有地域性的,大多数国家都有自己的专利法。一个国家的专利行政部门有权授予专利权,且所授予的专利权通常仅在该国所管辖的地区内享有垄断的权利。各个国家或地区的政治、经济、文化各不相同,专利发展的历史也不尽相同,这导致不同国家或地区的专利法有所不同,从而专利实践也必然是不同的。为了在不同国家或地区获得专利保护,必须在相应国家或地区获得专利权,这就需要我们了解不同国家或地区之间的专利实践的不同之处。

中国专利法的建立之初,更多地参考了德国、欧洲的专利制度,其基本属于大陆法系。美国专利法的体系与德国不同,主要采用“判例法体系”。因此,美国专利实践与中国专利实践有很多不同之处。了解美国专利实践与中国专利实践的不同之处,将有助于中国申请人更有效地、经济地在美国申请专利,更好地和美国专利代理律师进行沟通,最终更好地保护自己的权益。通过了解美国专利实践,可以增加中国申请人在美国获得专利权的可能性,另外还可以使我们在撰写专利申请文件时就将美国专利实践的特点考虑进去,从而使所获得的美国专利权在后续维权、实施阶段能够得到更充分地保护和运用。

美国的专利制度特点很多,本文主要讨论一下美国专利法(35 U.S.C. § 101)规定的“重复授权”的问题。

二、“重复授权”审查意见及答复策略

1. “重复授权”审查意见

在处理美国专利申请过程中,“重复授权”的问题是代理人需要经常考虑或者面对的问题。由于中国专利法中也有针对“重复授权”的相关规定,可能很多中国代理人会认为美国的“重复授权”与中国专利法中规定的“重复授权”一样。但实际情况是,美国“重复授权”与中国专利法第9条规定的“重复授权”虽然很相似,但并不完全相同。

中国专利法第9条规定:同样的发明创造只能授予一项专利权;美国专利法(35 U.S.C. § 101)也规定,一项发明仅能够获得一项专利权。看上去很相似,但两国的实践并不完全相同。主要的不同之处在于“同样的发明创造”和“一项发明”的含义有差别。

在中国专利实践中,通常当两个权利要求限定的保护范围相同时,就会被认为这两个权利要求限定的是同样的发明创造,根据实际操作经验,大部分审查员习惯于在文字表述方面去进行这个判断。如果权利要求限定的特征相同,通常中国审查员会根据中国专利法第9条的相关规定发出审查意见。

而在美国专利实践中,存在两种类型的“重复授权”的情况:一种是“法定重复授权(statutory double patenting)”,另一种是“非法定重复授权(non-statutory double patenting)。通常,美国专利实践中的“法定重复授权”的判断过程是这样的:判断两个专利权中限定的特征的文字表述是否相同,这与中国“重复授权”的判定方式比较相似。 “非法定重复授权”主要是判断两个权利要求是否相互侵权。当认定两个权利要求相互侵权时,则可以认定,这两个权利要求限定的技术方案实质相同,即,属于“非法定重复授权”的情况。笔者孤陋寡闻,中国一般好像不这么判断,但美国的方式似乎我们可以借鉴。

2. 答复策略

针对“重复授权”审查意见的答复,中国专利实践与美国专利实践也不尽相同。在中国专利实践中,当收到有关“重复授权”的审查意见时,通常可以通过对一个申请的权利要求进行修改而克服该审查意见,通过这种方式,修改后的权利要求会与另一个申请的权利要求的保护范围有所不同;或者直接争辩两个权利要求的保护范围并不相同。

另外,在中国专利实践还规定了一种特殊的情况,即,如果与“重复授权”相关的两个申请符合专利法第9条的相关规定时,即,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利有申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止时,申请人可以通过声明放弃该实用新型专利权,而使得该发明专利申请后的授权。

在美国专利实践中,为了克服“重复授权”的审查意见,针对“法定重复授权”的审查意见,可以修改两个权利要求中的一个权利要求的保护范围,使得两个权利要求限定的不是相同的发明创造。针对“非法定重复授权”的审查意见,如果申请人认为审查员的判断有问题,可以在答复意见中进行争辩,从而克服该审查意见,当然,申请人也可以选择修改两个权利要求中的一个权利要求的保护范围,使得两个权利要求限定的不是相同的发明创造。

此外,当两个申请都属于相同申请人时,也可以通过提交一份“终止声明(Terminal Disclaimer)”而克服该审查意见。申请人在“终止声明”中声明,涉及“重复授权”的两个专利申请中的较晚授权的专利将在较早授权的专利的失效之日其自行失效。当提交了“终止声明”后,审查员会继续审查该申请并授权。但应当注意的是,后获得授权的专利权必须和之前的专利权一起被许可实施,不能分别被许可,另外,后获得授权的专利权有效期应该从前获得授权的专利申请的有效申请日起计算。

三、总结和展望

笔者认为,读者通过上面的介绍能够对于美国专利实践中经常遇到的“重复授权”有所初步了解。由于了解了美国专利法中的“重复授权”与中国专利法规定的“重复授权”之间在概念和答复策略方面的相同点与不同点,使得代理人能够制定更为有效的答复策略,更清晰地为中国申请人解释该审查意见,更好地帮助中国申请人答复相关的审查意见。

本文仅是笔者在实践中的一些体会,仅起抛砖引玉的作用,如有不妥之处,希望读者多加指正。

 

参考文献

[1]. 美国联邦法规 Code of Federal Regulation 37 CFR 1.142

 

 

 


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