浅析美国专利实践中审查意见流程的特点

2016-05-14
超凡知识产权-曹桓

 摘要:随着国家的经济转型战略的实施,笔者注意到,国家鼓励中国企业走出国门,随之而来的就是,越来越多的企业期望获得国外的知识产权保护。鉴于美国专利法属于“判例法体系”,和我国专利实践较为不同。本文通过讨论美国专利法中的一个比较特殊方面,即,审查意见流程的特征,帮助读者对于美国专利法审查意见流程有进一步的了解,进而能够帮助申请人和代理人更有效地、经济地制定答复审查意见的策略。

关键词:美国专利、审查意见、OA

一、引言

众所周知,专利法本身是具有地域性的,大多数国家都有自己的专利法。一个国家的专利行政部门有权授予专利权,且所授予的专利权通常仅在该国所管辖的地区内享有垄断的权利。各个国家或地区的政治、经济、文化各不相同,专利发展的历史也不尽相同,这导致不同国家或地区的专利法有所不同,从而专利实践也必然是不同的。为了在不同国家或地区获得专利保护,必须在相应国家或地区获得专利权,这就需要我们了解不同国家或地区之间的专利实践的不同之处。

中国专利法的建立之初,更多地参考了德国、欧洲的专利制度,其基本属于大陆法系。美国专利法的体系与德国不同,主要采用“判例法体系”。因此,美国专利实践与中国专利实践有很多不同之处。了解美国专利实践与中国专利实践的不同之处,将有助于中国申请人更有效地、经济地在美国申请专利,更好地和美国专利代理律师进行沟通,最终更好地保护自己的权益。通过了解美国专利实践,可以增加中国申请人在美国获得专利权的可能性,另外还可以使我们在答复美国审查员发出的审查意见时有效地将美国专利实践的特点考虑进去,从而增加授权可能性、节省申请成本,并且使所获得的美国专利权在后续维权、实施阶段能够得到更充分地保护和运用。

本文简要介绍一下美国专利实践中审查意见(OA)的流程特征,了解这些流程特征,将有利于更有效地制定答复策略,节省申请成本。

二、美国专利实践中审查意见流程

(1)美国审查意见(OA)流程概述

代理过美国专利申请的代理人都会发现,接收审查意见的通常情况是,第一次OA是“非最终OA(non-final OA)”,而第二次OA经常就是“最终OA(Final OA)”。造成这种情况的根本原因是,美国专利商标局规定,审查员只有在发出“最终OA”后,才可以为他记录审查工作量。这意味着,只要一旦符合发出“Final OA”的条件,审查员就会毫不犹豫地发出“Final OA”。那么,“发出Final OA的条件”是什么呢?

(2)最终OA(Final OA)的发出条件

实际情况是,并非第一次OA之后一定会发出最终OA(Final OA)。美国专利审查指南(Manual of Patent Examining Procedure (MPEP))规定,只有在符合规定条件时,审查员才可以发出最终OA。

具体地,当符合以下三种情况之一时,允许审查员发出“Final OA”:

(a) 在针对non-final OA的答复中,申请人只进行争辩,没有修改其权利要求,如果审查员没有接受该争辩意见而坚持其驳回意见不变,则可以发出final OA;

(b)在发出non-final OA后,申请人提交了IDS(Information disclosure statement),审查员计划将驳回理由改为针对该IDS时,可以发出final OA;

(c)在针对non-final OA的答复中,申请人修改了权利要求,则审查员可以发出final OA,且在final OA中,审查员可以改变适用法条或修改驳回意见。

因此,申请人可以根据允许发出Final OA的条件,考虑如何制定答复non-final OA的策略,尽量避免落入上述三种情况中,从而避免接到Final OA,这样可以一定程度地节省申请人的申请成本。

(3)避免收到Final OA的操作策略

下面给出几种可以避免收到Final OA的情况,供读者参考:

如果申请人一旦发现审查员在评述本申请权利要求的创造性时漏掉该权利要求中的一个或几个特征,即使我们认为该特征本身不具备专利性,这里仍然建议申请人在答复意见中明确指出遗漏的特征并进行相应争辩,这样可以防止审查员发出Final OA,从而申请人在无需缴纳RCE(继续审查)的费用的情况下,实际获得了两次答复机会。专利行业从业人员都知道,答复机会越多,申请人对于审查员态度试探的机会也就越多,这样申请人获得较大保护范围的专利权的机会也就越多。

另外,当申请人发现审查员在审查意见中认为对比文件中的一个标号相当于或对应于本申请权利要求中的两个或更多个部件时,建议在意见陈述中明确加以指出,这样同样可以有效防止审查员发出Final OA,同样可以给申请人争取到更多的答复机会,节省了申请成本。

此外,当申请人收到Final OA并且发现审查员发出Final OA的时机不符合美国专利法规定的发出条件时,申请人可提交相应声明,要求撤回Final OA。这样,审查员会从新发出Non-final OA。

三、总结和展望

通过上面对于美国审查意见流程的简单介绍,使得读者对于美国专利实践中OA过程和操作策略有所了解,从而能够针对美国的审查意见制定更为有效的答复策略,更好地帮助中国申请人在节省申请成本的情况下顺利地获得美国专利权。

本文仅是笔者在实践中的一些体会,仅起抛砖引玉的作用,如有不妥之处,希望读者多加指正。

 

参考文献

[1]. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)

 

 


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