对标志的叙述性使用不侵犯他人商标权

2017-11-13
杨静安

法律条文

《中华人民共和国商标法》五十九条第一款:注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

◆相关法律规定

第十一条 下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(三)其他缺乏显著特征的。

◆知识精要

基于诚实信用和善意,对商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点进行描述、提示或说明的标识,不属于商标性使用,对该描述性标识的使用不构成商标侵权。

◆经典案例

上诉人纳爱斯集团有限公司、广州市人人乐商业有限公司大石购物广场与被上诉人广东雪洁日化用品有限公司、原审被告广州市人人乐商业有限公司侵害商标权纠纷案

一审案号:(2015)穗南法知民初字第178号

二审案号:(2015)粤73民终249号

【裁判要旨】

基于诚实信用和善意,对商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点进行描述、提示或说明的标识,不属于商标性使用,对该描述性标识的使用不构成商标侵权。纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识用以表明产品的消费群体为成年男性,不具有区分商品来源的作用,属于正当使用,不构成对他人商标专用权的侵犯。 

【案情简介】

被上诉人雪洁日化公司是第7763084号“男士”商标的注册人,该商标核定使用商品为第21类牙刷、电动牙刷等。雪洁日化公司于2015年6月9日委托代理人在被告人人乐公司经营的人人乐大石购物广场公证购买了两只牙刷,牙刷外包装采用透明塑料及硬纸板夹封牙刷产品的方式,在硬纸板的正面中间靠左位置印有“男士牙刷”字样,其中男士字体相对稍大,“牙刷”字体相对稍小,标注于男士字样的右上方位置。在硬纸板正面下方靠左位置标注有“Cnice”注册商标标识,字体较大,但其处于牙刷产品的手柄位置,部分会被牙刷产品的手柄所遮挡。在硬纸板正面底部标注有“男女有别”字样。在硬纸板背面上方印有“Cnice”、“纳爱斯”注册商标标识及“男士牙刷”字样,其中男士字样相对于“牙刷”字样字体相对稍大。下面印有“专为男士设计的灵活刷头,方便清洁口腔各个部位”、“纳爱斯男士牙刷”等内容,底部印有“纳爱斯集团有限公司”名称及电话、网址、地址、邮编等内容。在牙刷手柄上印有“Cnice”标识,该牙刷单价6.50元。原审三被告均确认公证封存的牙刷系纳爱斯公司生产,并由人人乐大石购物广场销售的商品,男士只是作为商品通用名称使用,且有标注纳爱斯公司的注册商标,字体比男士更大。纳爱斯公司确认其生产的被控侵权产品在全国各地均有销售,开始使用男士字样的时间不清楚,目前被控侵权产品还在销售,认为不构成侵权,属于合理正当使用。
    

纳爱斯公司为了证明牙刷生产企业在生产销售男士牙刷中使用“男士”文字属于正当使用,分别在市场上购买了若干牙刷产品,该牙刷产品上分别标注有“男士牙刷”、“男士专用型”、“男士专用牙刷”、“女士晶钻型”、“女士”等字样。纳爱斯公司为证明雪洁日化公司的“男士”注册商标并未作为商标使用,于2015年7月14日对雪洁日化公司网站的相关网页内容进行证据保全,显示在“青蛙牙刷”中的“男士系列988牙刷”等产品上并未标注“男士”注册商标标识。纳爱斯公司提交由“汕头市牙刷行业协会”出具的《关于牙刷品种及男士商标申请的说明》以及由“中国日用杂品工业协会牙刷分会”出具的《关于牙刷生产企业生产销售男士牙刷产品中使用男士文字问题的意见》,认为“男士”不宜被注册为牙刷产品的商标,企业在生产男士牙刷产品中使用“男士”文字,属于正当使用行为,不侵犯“男士”商标权利人的商标专用权。  

原审法院认为:第7763084号“男士”注册商标处于有效保护期内,雪洁日化公司在核定使用范围内依法享有该注册商标专用权,应受法律保护。比对被控侵权产品上标注的“男士”标识与雪洁日化公司第7763084号“男士”注册商标,两者的读音、颜色、含义完全一致,字形、笔画形状高度近似,被控侵权产品为牙刷,与“男士”注册商标核定使用的商品相同,从普通消费者的一般注意力看,容易造成混淆,并可能造成误认误购的结果。故被控侵权产品上使用的“男士”标识已经构成对雪洁日化公司第7763084号“男士”注册商标专用权的侵犯。据此,判决纳爱斯公司立即停止生产、销售侵害雪洁日化公司第7763084号“男士”注册商标专用权的产品,并销毁库存侵权产品,赔偿经济损失及合理费用60000元,人人乐公司大石购物广场停止销售前述产品并在10000元的范围内承担连带赔偿责任。

纳爱斯公司与人人乐公司均提起上诉,请求:1、撤销原审判决;2、驳回雪洁日化公司的全部诉讼请求;3、本案诉讼费用全部由雪洁日化公司承担。    

[争议焦点]

纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识是否侵害雪洁日化公司的“男士”商标专用权,也即纳爱斯公司在被诉侵权产品上使用“男士”标识是否属于正当使用。
 

[案件分析]

在本案中,判断纳爱斯公司在被控侵权产品上使用“男士”标识是否构成正当使用,应当依据法律规定与诚实信用原则,不仅应考察纳爱斯公司使用涉案标识的主观意图,而且还要考察纳爱斯公司客观使用涉案标识是否构成商标意义上的使用,其使用后果是否让相关公众产生误认或混淆。


一、构成侵犯注册商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为,也就是说被控侵权标识的使用必须是商标意义上的使用,他人以不具有区分商品或服务来源作用的描述性使用,不构成对商标专用权的侵害。纳爱斯公司在被控侵权产品上使用“男士”标识不是作为商标性使用。纳爱斯公司在被控侵权商品上使用了其自有注册商标“Cnice”注册商标,且字体较大;在外包装背面标注有“Cnice”和“纳爱斯”注册商标。“Cnice”注册商标标识比“男士”标识要突出使用。原审在认定纳爱斯公司在被控侵权产品上使用“男士”标识属于商标性使用时,仅仅比较了“男士”字体与“牙刷”字样,而没有对被控侵权产品外包装的整体标识(包括“Cnice”注册商标与“男士”标识以及“牙刷”标识)进行考察,认定事实有误。
  

二、当注册商标以通用的文字、图形作为商标标识时,该商标除了具有揭示商品或服务来源的含义外,还具有其本来的含义,他人如果在该商标标识的本来含义上使用该注册商标要素,则不构成对注册商标专用权的侵害。纳爱斯公司使用“男士”标识是对其建议使用该商品的特定消费对象或消费群体的描述,对商品特点进行直接描述,而不是指示其商品的来源。第一、构成雪洁日化公司的“男士”商标的词汇是普通词汇,并不是臆造词汇,其本来含义在公共领域上供公众广泛自由使用:在社会生活中,男士被广泛用于区分人类的性别;具体在商业活动中,男士被广泛用于区分商品或服务的消费对象或消费群体,用以区别于女性消费者。第二,纳爱斯公司使用“男士”标识用于描述该商品的消费对象——男士(或男人)。在商业领域中的消费者市场上,特别是在服装、化妆品等日常生活用品中,不同性别的消费者会有不同的消费方式、生活情趣、审美观点等,因此,对同一商品也会有不同的消费需求。纳爱斯公司将其涉案商品(牙刷)的消费者分为男士(男人)和女士(女人)两类,或者分为男士、女士和儿童三类,并根据牙刷手柄的大小以及牙刷毛的粗细等消费需求,而采用不同的设计特点,用“男士”标注适用于男性消费者的牙刷;并且被控侵权产品包装上有“专为男士设计”等文字说明。该标识直接表示了指定牙刷的适宜消费对象。事实上,在消费市场上,有多家企业生产销售的牙刷都标注有“男士”、“女士”字样。第三,雪洁日化公司的“男士”商标缺乏固有显著性。根据原审查明的事实,雪洁日化公司的“男士”商标有效期始于2010年12月21日,还没有经过长期使用,即该商标并没有经过长期使用后获得了表示商品来源并被消费者所认可的效果。第四、认定使用“男士”标识为商标性使用有违公平与诚实信用原则。正当使用要保护的是竞争者正当描述产品的权利,这种权利不因某描述性标识被他人注册为商标而受到损害。如果排除“男士”标识的正当使用,不但让相关公众无从借此区分牙刷产品的不同来源,而且还可能阻止其他牙刷经营销售者甚至其他商业活动中的经营者使用“男士”这一描述性标识,显然,这样有违公平与诚实信用原则。
  

三、纳爱斯公司在被控侵权产品上使用男士标识并无恶意。第一,如上所述,纳爱斯公司在被诉侵权产品上突出使用其商标。在被诉侵权产品的外包装正面的显著位置,“Cnice”注册商标远大于“男士”标识,突出使用其“Cnice”注册商标;在外包装的背面,标注有“Cnice”和“纳爱斯”注册商标。第二,本案不能认定纳爱斯公司在被控侵权产品上使用“男士”标识有攀附雪洁日化公司“男士”商标的故意。而雪洁日化公司在原审并没有举证证明其“男士”注册商标的知名度或者该公司对“男士”注册商标的宣传广告投入。很显然,“Cnice”注册商标的知名度比雪洁日化公司“男士”商标的知名度要大。因此,如果一个知名度较大的商标去攀附一个知名度不高的商标,明显不合常理。

四、纳爱斯公司在被控侵权产权上使用“男士”标识不会造成相关公众的误认或混淆。如上所述,纳爱斯公司在被诉侵权产品上已经突出使用其“Cnice”注册商标。纳爱斯及“Cnice”商标已经取得了相当多的知名度,雪洁日化公司的“男士”商标识别功能显著性低,根据生活常理,以一般相关公众的认知,在牙刷上看到男士标识,更多被理解为该牙刷为男士(男人)所用,而不是雪洁日化公司生产销售的商品。

因此,尽管“男士牙刷”不属于通用名称,但“男士”标识直接描述商品的消费对象,不具有区分商品来源的作用,纳爱斯公司在被诉侵权产品中使用“男士牙刷”标识,属于正当使用,不构成对雪洁日化公司涉案“男士”商标的侵犯。

【引以为鉴】

本案的主要焦点是商标“合理使用”问题。商标法第五十九条第一款规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”此条款与商标法第十一条存在逻辑上的一致性,该条款规定:“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。”这些标志与产品本身的特性有密切关联,消费者在看到这些标志时无法产生对商品来源的联想,无法起到商标的识别作用。但是,基于多方面原因,这些标志还是可能获准注册,比如审查员存在审查经验和知识结构方面的主观因素差异,一些标志经过使用显著性增强而获得了注册条件,或者一些词汇在注册后逐步演变成为第十一条所列的标志等。在这种情况下,即便这些标志已成为形式上的注册商标,但在行使权利时应当受到适当限制。这就产生了第五十九条第一款的“合理使用”问题。

这里首先要强调的是,“合理使用”应当是非商标意义上的使用,即,主要是用于表达商品本身的基本信息,而不是用以向消费者传递商品的来源或出处。也即是说,尽管所使用的标识与他人注册商标相同,但这种使用主要是用于描述产品的商品名称、图形、型号,或者商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量以及产地等特点。相关公众在看到相应标识时,首先感知到的是相应的商品信息,而不是联想到商品的提供者。以“男士”案为例,该案中“男士”一词的本义为“成年男性”,使用在牙刷商品上用以告知消费者这是供男士使用的牙刷。消费者在牙刷商品上看到“男士”,首先想到的是“成年男性”,从而认识到这一产品是供男士而不是女士使用,不会将“男士”与雪洁日化公司建立固定的联系。

商标合理使用制度中因涉及到“合理使用”的字样,容易使人误以为,这种使用行为属于对他人商标的使用,只不过由于一些法定的事由,构成合理使用而已。著作权法中的“合理使用”确实如此,专利法中也有类似的制度。然而,商标法上所讲的“合理使用”,首先必须是一种非商标使用的行为,也就是不能发挥识别来源的使用,而是基于标志第一含义的使用;如果是属于商标性质的使用,那么就有可能会带来混淆可能性,会影响到商标权利人的权利和消费者利益。而商标法所要追求的目标是不同市场经营者的标识之间彼此界限分明,而不是模糊不清,不同商标之间的距离应该相互远一点,而不是近一点。这才是商标法的“原则”所在,相比之下,“合理使用”才是“例外”。就这个角度而言,有研究者用“符号使用”这一称谓来表达商标法第五十九条第一款的这些“合理使用”行为,实际上有助于避免将“合理使用”误解为“因法定的事由而准予使用他人注册商标”。

商标权利本质上属于一种合法的垄断性权利,目的是确保有序竞争并促进市场繁荣。但既然是“垄断”,就必然会妨碍自由竞争,因此,商标法必须做这种权利限制的安排,防止公有领域的词汇被某一家公司注册后而独占使用,避免竞争者对商品基本信息的表达受到妨碍,维护市场竞争的公平性。对于商品生产经营者来说,附着在商品上的多方面信息需要向消费者传递,比如厂商信息、产地信息、产品名称、产品原料、产品功能、产品质量、产品规格、数量、甚至是一些姓名的使用。这些都是商品流通过程中的基本信息。如果表达受到妨碍,就会给经营者推广商品和消费者选购商品造成障碍。商标与其他商品信息结合如此紧密,几乎是相伴出现在市场上,因此,在给予某一商标权保护的时候,需要注意到这种保护可能会给其他市场经营者正常表达产品基本信息带来的影响。

是否属于属于对商品基本信息的表达,可以依照商业惯例来判断。比如,对于一款纸巾产品,如果经营者使用“薰衣草”一词来表达其产品特征主要由薰衣草提取物这种原料来决定的,这就属于商业惯例中的正常表达,因为不使用“薰衣草”,恐怕就很难找到另外一个词汇来表达产品的原料特点。此时,即便“薰衣草”是他人的注册商标,也应当对权利进行限制。而如果一个经营者非要将他人注册商标“心相印”用在自己的纸巾产品上,那就不能允许了,因为按照商业惯例,“心相印”并非纸巾产品传递质量、原料、功能、用途、重量、数量及其他产品基本信息的必要表达。在“男士”案中,笔者之所以赞同二审判决的观点,是因为“男士”一词是描述产品消费群体的必要表达:尽管除了“男士”之外还可以使用“男子”、“男性”、“男人”甚至是“汉子”之类的称谓来表达性别区分,但在商业活动中,恐怕只有“男士”才可以通俗地表达对男性群体的尊称,毕竟在商业活动中,消费者就是上帝,使用“男人”等相对粗鄙的称谓是难以令消费者满意的。

在当下的知识产权热潮中,社会公众的知识产权意识明显提升,商标案件的赔偿额在短期内明显提高,这让知识产权的价值凸显无疑。可以预见,在这种背景下,商标诉讼将会变得更加频繁。也正是在这种情况下,一方面,实行严格的保护能够在最大程度上维护商标权人的权利和利益,但另一方面,如果给予没有必要的甚至是错误的保护,对他人造成的影响也就更大。这就更需要有几分冷静,既要给予适当保护又要进行必要的限制。特别是,就笔者所关注到的,在商标注册环节,将公有领域的词汇注册为商标的情况非常多见,这种词汇如果给予商标权的保护,就会导致众多的同行竞争者在正常表达方面受到限制,损害的会是整个行业的利益,这就更需要注意商标合理使用的问题。


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