关于化学领域数值修改超范围的研究

2018-06-28
侯潇潇

摘要 :在化学领域专利申请中,经常出现以连续型数值范围定义的技术特征。为了克服审查员指出的各种缺陷,申请人常常对数值范围技术特征进行限缩性修改,典型的修改方式为根据实施例中记载的具体数值重新概括出新的数值范围。本文将以两个实际案例出发,来探讨这种形式的修改是否符合专利法第33条的规定。

引言

在化学领域,尤其是组合物类型专利申请中,经常出现以连续型数值范围定义的技术特征,以此限定组合物中各组分的含量。为了克服审查员指出的权利要求不具备新颖性、创造性以及得不到说明书的支持等缺陷,申请人常常对数值范围技术特征进行限缩性修改,通常的修改方式为:根据原申请文件记载的数值范围和具体的数值,特别是实施例中记载的具体数值重新概括出新的数值范围。专利审查指南第二部分第八章第5.2.2.1节中对数值范围的修改作出明确规定:“对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的”。但是在审查实践中,经常会碰到修改是符合审查指南的上述规定,但是,审查员却指出该修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,不符合专利法第33条的规定。

案例演绎

案例一涉及一种装载难溶性药物的纳米球,其中,权利要求1限定纳米球的孔径为40nm以内,粒径为20~1500nm。审查员在第一次审查意见通知书中检索到最接近的现有技术对比文件1(以下简称D1),该D1同样公开了一种装载难溶性药物的纳米球,其中,纳米球的孔径为14~18nm,粒径为124~137nm,并指出权利要求1相对于D1不具备新颖性。为了克服权利要求1不具备新颖性的缺陷,申请人将孔径修改为19~40nm,粒径为20~100nm或139~1500 nm,其修改依据为:实施例3记载了孔径为19nm的纳米球,实施例5记载了粒径分别为100nm和139nm的纳米球。在该修改基础上,申请人陈述了权利要求1相对于D1具备新颖性和创造性的理由。审查员随后下发了第二次审查意见通知书,并指出:“由于实施例3和实施例5分别记载了特定制备方法的参数条件下得到不同粒径和孔径的纳米球,而且,纳米球的制备方法中涉及的参数条件众多,所获得的孔径或者粒径均与各个工艺参数息息相关,修改后的权利要求1是在特定条件下制备得到的纳米球的孔径或粒径与权利要求1的孔径或者粒径范围进行了组合,这样的孔径或者粒径范围在原权利要求书和说明书中未明确记载,也不能够从原权利要求书和说明书中直接地、毫无疑义的确定,因此,所述修改不符合专利法第33条的规定”。

案例二涉及一种絮凝剂的制备方法,权利要求1限定通过将有机高分子聚合物溶液与无机聚合物溶液充分混合,搅拌,得到絮凝剂,所述无机聚合物选自聚合铁、聚合铝、聚合铁铝中的一种或者至少两种的混合物;所述无机聚合物中铁、铝元素摩尔比为1:10~10:1。审查员在第一次审查意见通知书中指出,权利要求1不具备创造性。为了克服审查员指出的权利要求1不具备创造性的缺陷,申请人将无机聚合物中铁、铝元素摩尔比修改为1:1~10:1,其修改依据为:实施例3记载了铁铝元素摩尔比为1:1的无机聚合物。审查员接受了该修改意见,并未对该修改提出不符合专利法第33条的规定的意见。

为什么两个案例同样都是以实施例中记载的数值作为修改依据,判定其是否符合专利法第33条的规定的结论却是完全相反的。这主要是因为,对于将原始申请文件中同一或不同技术方案的技术特征重新组合形成新的技术方案的修改方式,应着重考虑技术特征之间的关联性。如果原始申请文件中已经明确表明了某些技术特征之间只能以某种特定的方式组合才能解决其技术问题,实现其技术效果,则需要将这些相互关联的技术特征及其特定的组合方式作为一个整体来看待,不能将其割裂,并重新组合形成新的技术方案,否则将会超出原始申请文件记载的范围。

对于案例一,如果说明书中记载了纳米球制备过程中的多个工艺参数共同对纳米球的孔径和粒径产生影响,任何一个工艺参数改变都需要其他参数作出相应变化,各个工艺参数之间存在相互关联,在这种情况下,不允许将不同实施例中记载的各个孔径或者粒径作为端值组合形成新的数值范围。但是,如果技术特征之间的关联性松散,且原始申请文件隐含了技术特征之间可以组合,则通常允许进行修改。例如案例二,该案例的改进点主要在于,有机高分子聚合物溶液与无机聚合物溶液充分混合以及搅拌过程中的工艺参数,而不在于聚合铝、聚合铁的摩尔比,所述1:1的比例与聚合铝、聚合铁不存在紧密联系、一一对应的关系,因此,允许将实施例中的铁铝元素摩尔比与原权利要求1限定的铁铝元素摩尔比进行组合形成新的技术方案。

因此,专利审查指南中的规定有其局限性,其不适合于对于案例一所涉及的特殊情况,其仅适用于所修改的数值范围与权利要求中其它技术特征没有对应关系的情况。对此,审查操作规程实质审查分册第八章第9.3.4节作出了补充规定:“对于用实施例中特定数值作为修改后端点值的新数值范围,如果本领域技术人员从发明实施方案的整体效果出发,认定具体实施例中的特定数值与该实施例中其他具体技术特征(权利要求中与之对应的是该具体特征的上位概念)之间的对应关系并非紧密联系、一一对应,则该修改是允许的。”

因此,在以实施例为修改依据进行修改时,应首先判断实施例中的数值与该实施例中其他具体技术特征之间的联系是否紧密,进而来判断是否可以采用以实施例中的数值为修改依据进行修改。

结论

化学领域中涉及数值修改的时候非常多,为了规避以实施例为修改依据有可能带来的修改不符合专利法第33条的规定的风险,在撰写申请文件的时候,可以在对技术方案进行阐述的过程中,对所涉及的数值范围进行列举,以此来规避后期修改有可能超范围的风险。


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