从SEP实施者的角度看广东高院 《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》

2018-06-28
史少华

重要的日子发布重要的文件,4月26日世界知识产权日,广东省高级人民法院发布了《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)》(以下简称“工作指引”)。这足以让全球知识产权圈好好消化一阵。


该文件出台的目的是为了妥善审理通信领域出现的标准必要专利(SEP)纠纷提供指导。“工作指引”共分为五部分:关于审理标准必要专利纠纷案件的基本问题;关于停止实施标准必要专利民事责任的问题;关于确定标准必要专利许可使用费的问题;关于审理标准必要专利垄断纠纷案件的问题;关于本指引的适用范围。基本涵盖了标准必要专利纠纷所涉及的主要问题。该工作指引可以说是对近些年全球司法领域处理SEP案件的一个阶段性总结。相比于2008年我国最高人民法院针对季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权纠纷案法律问题的答复函〔(2008)民三他字第4号〕来说,在厘清“公平合理无歧视”(FRAND)承诺性质、许可费计算、反垄断等方面取得了长足进步。


该工作指引不仅仅对法官判案具有很强的指导性,对于SEP权利人和实施人来说,也具有非常强的参考价值。作为SEP实施者,为减少与SEP权利人之间的纠纷,需要注意以下几点:


1、SEP许可谈判过程要充分体现“善意”或者“诚意”


“工作指引”中第2条就强调“要注意审查专利权人和实施者从事与标准必要专利有关的活动时,是否遵循诚实信用原则。”在判断各方当事人主观过错时,重点审查的也是SEP许可谈判过程中各方的表现是否有瑕疵,并在第13条和第14条中分别列举了SEP权利人和实施者在谈判过程中会出现的明显过错。这意味着SEP许可谈判过程中,双方都需要尽一切可能的证明自己是“善意的”、“有诚意的”。对于SEP实施者来说,在收到权利人发出的任何形式的谈判通知后,再也无法像鸵鸟一样,置之不理,必须积极应对,而所选择回复的时间点就变得更重要也更巧妙。对该指引提到的“合理期限”如何理解与执行?如果SEP权利人要求实施者在5个工作日内答复,该期限是否合理?我们认为,对于真正想解决问题的SEP实施者而言,一周到一个月均是可接受的或者是合理的期限。


2、FRAND承诺对禁令救济具有限制作用,但并不意味着SEP权利人不能获得禁令救济


    “禁令”救济就是我国《专利法》第六十五条所规定的停止侵权行为。 “工作指引”第12条明确列出了法院支持停止侵权请求的4种情况,表明了FRAND承诺对SEP权利人申请禁令救济具有一定限制作用。这一点与近几年欧美的司法实践基本一致,即做出FRAND许可承诺的SEP权利人很难像一般专利权人一样获得禁令救济。尽管如此,这并不意味着SEP权利人完全得不到禁令救济,禁令救济与SEP实施者在许可谈判过程的表现息息相关,因此实施者必需能够证明自己的“诚意”。


3、FRAND许可费的确定有可比方法


“工作指引”第三部分对FRAND许可费确定问题进行了规定,所提到的确定FRAND许可费率的方法主要是可比许可协议、市场价值。虽然该指引将提可比性专利池的许可信息作为参照物,但专利池的许可信息可以算作可比许可协议的一种。该指引第20、21、22条对可比许可协议的操作作了进一步说明。该指引第23、24条对市场价值作了进一步说明。第23条明确利用分摊原则评估涉案SEPs的价值,可以通过确定涉案SEPs对标准的贡献度以及在该标准所含的全部SEPs中所占的份额。第24条主要是参考整体市场机制规则来确定专利本身的价值,排除标准给该专利技术带来的价值增量。此外,该指引在第16条中规定,如果一方有要求另一方无异议,法官也可以裁定涉及中国地域以外的法域的许可费。SEP实施者可以参考这些条款与权利人协商,争取一个更有利于自己的FRAND许可费率。


4、SEP权利人违反FRAND承诺并不当然构成垄断


一般在遇到SEP侵权纠纷时,考虑到SEP不同于普通专利,具有更强的“公共品”性质,SEP实施者通常会祭出“垄断”大旗来对抗。所以“反垄断”是SEP诉讼中一个重要组成。“工作指引”第四部分对相关市场、滥用市场支配地位等SEP诉讼中经常出现的反垄断争议作出了规定。相关市场界定时除了考虑相关商品市场、技术市场还会考虑地域市场。通信行业本身就是一个少数巨头竞争的行业,要证明通信标准中的必要专利具有市场支配地位不难,但是“工作指引”中也明确了SEP权利人违反了FRAND承诺,或者请求禁令并不足以证明其违反了反垄断法,必须要证明SEP权利人有滥用市场支配地位的行为才可。“工作指引”中也列举了SEP权利人迫使实施者接受其提出的不公平的过高许可费或其他不合理的许可条件等一些滥用市场支配地位的行为。


总的说来,该《工作指引》集了这几年全球SEP诉讼相关规则之大成,重点是为了平衡公权与私权之间的利益冲突,对SEP权利人的权利予以一定限制,也对SEP实施者的行为进行了合理规范。但文件也留有些遗憾,如通信产业经常涉及的零部件专利与最终产品之间的专利权利用尽问题、零部件专利FRAND许可费的计算基础问题等。期待这些问题会随着今后司法审判经验不断累积和SEP商业实践充分发展,越来越明晰。

 


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