南非商标常见审查意见解析

发布时间:2021-01-12 作者:薛友飞 来源:中华商标杂志 阅读量:1225

导读

近年来,越来越多的中国企业在南非寻求商标注册保护,现笔者将实践中常见的审查意见梳理介绍如下,供国内企业参考了解。

 

一、要求放弃部分专用权

根据南非《商标法》第15条的规定,如果商标中包含无法区分不同来源商品的要素,审查员可以要求申请人放弃该部分的专用权。纵观全球,许多国家都有放弃部分专用权的制度,要求放弃的部分通常是商品的通用名称、图形或者具有描述性的词汇,如果授予某个申请人以专用权,将形成对公共资源的垄断,妨碍其他申请人正常使用。比如在第9类电池产品上申请带有“power”商标,由于“power”有电源的含义,官方会要求放弃这个词的专用权。

根据南非《商标申请审查指南》,如果某个词汇或者图形在商标注册簿的一个类别上出现了三次或者三次以上,通常就认为该词汇或图形已经成为该类别的通用词汇图形,需要放弃该部分的专用权。例如,某烟草公司在第34类申请带有“lucky”的商标,虽然这个词并非第34类烟草产品的通用名称,也不具有描述性,但是由于已经有多件包含“lucky”的在先商标,官方也会要求放弃该文字的专用权。

此外,审查员还可能将商标文字进行拆分,并将拆分后的各个部分分别进行检索,然后要求申请人放弃专用权。如果申请人不同意审查员的意见,可以向审查员争辩,但是通常来说实际难度较大。放弃部分专用权后商标作为整体仍然受保护,如果放弃专用权对商标保护没有实质性影响,可以考虑同意审查员的意见让商标尽早注册

 

二、要求进行商标联合

根据南非《商标法》第30条的规定,如果申请人名下有多件相同或近似的商标,审查员可以要求商标所有人将这部分商标进行联合。官方要求进行商标联合,主要有两种情况,第一种是申请人同时在一个或多个类别提交了相同或近似商标的注册申请,审查员会要求申请人将这部分申请进行互相联合。比如,某汽车零部件公司在第11和12类分别提交了“DPA”商标注册申请,官方则要求申请人将这两件申请进行联合。第二种是如果申请人有在先申请的相同或近似商标,审查员会要求将新商标申请与之前最近的商标申请进行互相联合。

对于已经进行联合的商标,申请人通常不能将其中部分进行转让,而只能全部进行转让,其真正的目的在于,避免相同或近似商标由不同主体使用导致对消费者的欺骗、混淆。其实,这种联合商标制度相当于其他国家关于商标“一并转让”的规定,要达到的最终目的是一致的。此外,根据31条的规定,在一定条件下,其中一个联合商标的使用可以视为其他联合商标的使用。商标联合并不影响商标权的保护效力。

 

三、要求提供商标代理委托书

按照南非商标申请的规定,外国申请人需委托当地代理提交商标申请,因此提交商标代理委托书是办理申请手续的基本文件要求。实践中,南非官方在审查过程中经常要求申请人提交商标代理委托书,让不少企业感到困惑,怀疑代理机构是否具备基本的代理水平。其实,代理机构在提交申请时都提交了商标代理委托书,只需要在答复审查意见的时候向审查员说明情况即可克服。

 

四、要求将公告信息发送给在先商标所有人

南非会审查相对理由,确认申请商标是否和在先商标构成冲突。商标的近似程度有高低之分,对于近似程度较高的在先商标,审查员通常会直接引证在先商标驳回在后商标申请。针对近似程度一般,介于可驳回和可不驳回之间的情况,审查员会征求商标申请人的意见,是否同意将申请商标的公告信息发送给在先商标所有人,让在先商标所有人知晓在后商标申请的信息,然后根据自身判断决定是否提出异议申请。例如,某汽车公司在第12类申请“FAMILY”,官方检索到有在先商标“FAMILY FOR LIFE”,要求申请人将公告通知发送在先商标所有人,申请人同意了审查员的意见,商标公告后,在先商标所有人并未提出异议,最终顺利核准注册。

商标权属于私权,行政机关应当减少公权力的干涉,而交由市场主体根据实际情况自行决定是否需要进行阻止,南非官方的做法充分体现了这一精神。既然审查员并没有直接驳回商标申请,说明审查员倾向于让商标申请通过审查,如果申请人同意审查员的意见,则商标申请会初审公告。虽然在先商标所有人可能提出异议,但是商标公告本身也是公开信息,真正重视保护商标权的所有人总会有办法知道在后商标申请的信息,因此申请人可以考虑同意审查员的意见,否则审查员很可能会改为下发驳回通知。

根据笔者对多年代理案件的统计分析,南非官方下发审查意见要求放弃部分专用权、要求进行商标联合、要求提供商标代理委托书的频率较高,且所占比例基本差不多,而要求将申请商标的公告信息发送给在先商标所有人的情况与前三种情况相比会少一些。另外,审查意见书中往往并不只一个要求,而是可能有两个、三个甚至四个要求。企业遇到南非商标审查意见时,不用过于担心,而应积极进行争取。