摘 要
在专利申请、复审及无效宣告实务中，就创造性评判标准而言，实用新型专利的标准一般要低于发明创造的标准，主要体现在：发明专利的创造性必须具有“突出的”“显著的”进步，而实用新型专利却没有规定必须具有；评判发明专利所属技术领域时，不仅要考虑该发明所属的技术领域，还要考虑与其类似、相近或相关的技术领域，而实用新型一般只需要考虑该技术方案所属或者直接应用的具体技术领域；从现有技术的角度进行评判时，发明专利可以引用一篇、两篇甚至多篇现有技术评判其创造性，而实用新型一般情况下仅引用一篇或者两篇现有技术评判即可。
关键词：
发明专利 实用新型专利 创造性 本领域技术人员 现有技术
一、引言
在专利申请、复审及无效宣告实务中，对于创造性的评判存在许多主观因素。首先，审查员对该专利所涉及技术领域中创造性评判标准的把握尺度不同，经常会影响到创造性的评判结果。其次，申请人及其代理人对创造性评判标准的认识不同、反应在专利文件中的表达程度不同，也会影响到审查员的评判结果。因此，专利创造性的判断标准在实务中是十分模糊和不确定的，这就导致在申请、复审以及无效宣告过程中，对于“特定的技术是否具有创造性”的评判也会存在很大争议。基于此，笔者引用现行的《专利法》和《专利审查指南》的具体规定，结合笔者的实务经验，分别对评判发明专利创造性以及实用新型专利创造性的常见方法进行阐述，最后再总结阐述发明与实用新型评判创造性方法的区别，希望能对行业相关人士提供一定帮助。
二、评判发明专利创造性的标准
发明专利包括产品发明和方法发明两大类，主要是针对产品、方法的改进所提出的新技术方案。产品发明是包括机器、仪器设备等用具的新技术方案；方法发明是包括制造方法、生产工艺、操作流程以及配方的新技术方案。判断该新技术方案在本领域范围内是否显而易见是判断该发明是否具备创造性的决定性因素，现行《专利审查指南》给出了判断发明相对于现有技术是否显而易见的三个步骤，即通常所说的“三步法”：第一步确定最接近的现有技术是什么；第二步确认该发明的区别特征和该发明实际解决的技术问题是什么；第三步判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。运用“三步法”进行创造性判断的关键在于，“站在本领域技术人员的角度准确理解最接近的现有技术，包括背景技术和现有技术中所存在的缺陷”。本领域技术人员是指一种假设的“人”，假定他知晓在申请日或者优先权日之前发明所属技术领域的所有普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。
而判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，则要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，以此判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：
（1）所述区别特征为公知常识。例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或工具书等披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。
（2）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段。例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。
（3）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段。该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。
三、评判实用新型专利创造性的标准
实用新型专利是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。授予实用新型专利不需经过实质审查，手续比较简便，费用较低。因此，关于日用品、机械、电器等方面的有形产品的小发明，比较适合于申请实用新型专利。
关于实用新型专利创造性的评判标准，一直是审查实践中的难点，也是各方意见争论的焦点。其难点在于实用新型与发明两种专利在创造性高度上是否存在差别，即在评判实用新型专利的创造性时，是否可以结合两项以上的现有技术。此难点存在的主要原因是，中国专利法第二十二条第三款中的“突出的实质性特点”、“实质性特点”“显著的进步”、“进步”三者之间的差异一直没有被明确的阐明。在现行审查指南中，对实用新型专利创造性的审查标准进行了具体规定，例外情况是现有技术中已经给出了明确的启示，如现有技术中已有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段。或者现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，才可以考虑其相近或者相关的技术领域，并根据情况引用多项现有技术对其进行创造性评判。对于审查指南中所述的“简单的叠加”应当理解为多个相互之间无关联的技术特征的拼凑，拼凑后的各技术特征之间无相互作用、彼此不支持、没有相互配合或影响的情况。简单的叠加在保护客体是产品的实用新型专利中较常见，例如将公知的多个部件统统加装到一个壳体上，使各个部件发挥自己本身的功能或作用，所述加装并不产生如同系统集成所产生的协同作业，也并没产生新的功能和作用。又比如将相互无关联的多个部件进行简单的连接，声称连接后的多个部件在使用时取得了比之前单个使用更方便的技术效果，以强调所述实用新型专利相对于现有技术具备创造性。然而，在上述两种情况中，拼凑后带来的所谓“新产品”的各部件间并没有发生任何功能上的联系，也没有相互作用或配合。因为这种拼凑对于本领域技术人员来说过于简单，本领域技术人员完全可以轻易想到，其所谓“更方便”的技术效果也是本领域技术人员众所周知的，且不说这种“便利”仅仅是将多个部件集中起来带来的便利，并非真正意义上技术性进步带来的便利，因此对于这种“拼凑”或“简单的叠加”获得的技术方案，应当认为不具有实质性特点和进步，即不具备创造性。
四、评判发明专利与实用新型专利创造性的区别
通过前面两节对发明和实用新型的创造性审查标准的阐述及对比，笔者总结出以下三点区别：
（1）法律规定方面的区别
中国专利法第二十二条中明确规定了授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性，并且进一步指出了中国专利法中所称的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。该规定说明了，实用新型专利与发明专利的创造性标准是存在差别的，实用新型专利的创造性不需要“突出的”、“显著的”，即对实用新型专利的创造性高度的要求低于对发明专利的创造性高度的要求。因此，在实施创造性判断时，对一项发明专利是否具有专利法所称创造性的掌握尺度，应该对比一项实用新型专利是否具有创造性掌握的更严格一些。
（2）现有技术领域的区别
审查指南第二部分第二章第2.2.2节指出，技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。实践中，通常会以专利的IPC分类号作为辅助判断的参考。但由于IPC分类有相当大的主观性和不一致性，所以也仅具有参考意义。
对于发明而言，不仅要考虑该发明所属的技术领域，还要考虑其类似、相近或相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员寻找技术手段的其他技术领域，比如对“转用发明”创造性的评判。《专利审查指南》第二部分实质审查第四章创造性中的第4.4节明确规定，“转用发明”是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。在进行转用发明的创造性判断时通常需要考虑：转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。如果转用是在类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的技术效果，则该转用发明不具备创造性。换言之，当技术领域较近的情况下，对于本领域技术人员而言，转用的技术启示较为明显，因而对于评判发明创造性成立的必要条件不再是具备一般的技术效果，而是预料不到的技术效果。
对于实用新型而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。如果现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。实践中，所谓“现有技术给出明确启示”的情形很难遇到，因此这种情况可以不予考虑。
综上，“相近或者相关技术领域”是评判发明专利和实用新型专利创造性标准的重要区别。其中，“实用新型所属技术领域”包括该实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，对于“相近或者相关技术领域”只要掌握到所属具体技术领域功能或用途相近或相关即可。而发明的创造性判断就要严格很多，原因在于对发明专利最接近现有技术的选取并非在相同的技术领域，在发明创造性评判中，还要以另一技术领域的现有技术为创新改造的起点进行类似“重塑发明”的评判。
（3）现有技术的数量的区别
对于发明专利而言，需要站在本领域技术人员的角度准确理解最接近的现有技术，可以引用一篇、两篇甚至多篇现有技术评判其创造性，包括寻找背景技术和现有技术中所存在的缺陷，从而确定背景技术和现有技术是进行发明创造性判断的比较基准和重构发明的起点，然后再通过对要求保护的发明技术实质进行分析，客观比较二者在技术构思以及具体手段上的异同，了解新的技术方案针对现有技术的缺陷采取了哪些手段、实现了哪些技术效果，然后就可以综合判断该发明是否显而易见。
对于实用新型而言，一般情况下仅引用一篇或者两篇现有技术评判其创造性即可。如果是现有技术通过“拼凑”或“简单的叠加”获得的技术方案，应当认为不具有实质性特点和进步，即不具备创造性。但在实务中，由现有技术通过“简单的叠加”而成的技术毕竟少见，多数情况下，实用新型技术方案中的技术特征之间都会具有一定的协同关系。因此，将“现有技术的数量”作为判断是否存在技术启示的标准之一，作用会十分有限。
总体来说，实用新型专利创造性的评判标准要比发明的低，只有在无效请求人提出的对比文件超过两篇、其技术特征相对于现有技术而言，属于功能组合叠加、可以灵活掌握对“简单的叠加”的理解的情况下，才能用于宣告专利权无效。这里需要特别强调的是，若无效请求人以公知常识性证据作为对比文件，也要将其纳入“现有技术的数量”。
参考文献：
1、《2019专利复审无效十大案件》 中国知识产权报 2020年4月30日。
2、《专利审查指南2010》 知识产权出版社 2009年9月。
3、《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》 国家知识产权局 2019年12月31日。
4、《浅谈实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准》 孟昭君 中国发明与专利 2016年第3期 。
作者：李骞，男，湖南湘潭人，电子与通信工程硕士，工程师，三级律师，执业专利代理师，主要从事有关技术与专利争议的诉讼案件。
