来源 | 《中国知识产权》杂志第185期
作者 | 刘林敬 北京超成律师事务所
作为市场主体的企业之间在商务合作过程中或者合作之前的磋商谈判阶段，往往会基于证明自己的技术实力的目的而将技术资料发送给另一方或其他方的情况；一些销售厂家在普通合作过程中，基于产品销售合作等方面的考量，也会将自己的技术材料发送给作为产品购买者。上述情况中，有些企业会在磋商阶段签署保密协议，或者在销售合同或其他形式的合同中签署保密条款和知识产权归属条款 ；但很多时候，技术提供方的知识产权保护意识较差，没有签署任何关于知识产权归属或保密内容的协议，这将带来潜在的技术流失风险。
笔者结合自己的办案经验以及对过往判例的分析，尝试归纳总结企业之间在商务合作及磋商过程中将自己的技术材料发送给他方，他方将该技术内容申请专利而导致技术流失的现象，并提取一些实务经验供同行参考。
- 基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件的特点
专利权属纠纷案件一般有三种类型：第一种是基于雇佣或者临时雇用关系产生的发明创造的权属纠纷案件，也即职务发明纠纷案件；第二种是基于委托开发或合作开发关系产生的发明创造的权属纠纷案件；第三种是合作或商业磋商过程中一方未经许可将其掌握的其他方的技术申请专利而产生的权属纠纷案件。
这三种案件类型中，前两种都有相对明确的裁判规则，《民法典》《专利法》《专利法实施细则》《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》等均对其作出了详细规定，并有各级法院的典型案件可供参考，职务发明纠纷案件方面更有最高人民法院的158号指导案例[1]，其支撑体系较为完善，实践中审判争议相对较少。
但是，合作或商业磋商过程中一方未经许可将其掌握的其他方的技术申请专利产生的权属纠纷案件，相对其他两种权属纠纷案件具有如下四个特点：一是在案件事实依据方面，往往缺少涉及保密或知识产权归属的协议；二是在法律支持层面，能够给出明确支持的法律条文较少；三是实践中裁判规则相对缺乏，当事人的请求权基础还不甚明确；四是该类纠纷往往涉及非公知技术的泄露问题而与侵犯商业秘密联系紧密，在司法实践中，存在基于同一事实提起相互关联的两件诉讼的情况，案件处理难度往往较大。
- 基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件的请求权基础
下面通过一个简单的案例，分析一下基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件请求权基础问题。
假设：A公司与B公司磋商期间，A公司将其技术资料发送给B公司用于展示己方的技术实力，B公司拿到技术资料后当即申请了专利，专利公开或授权公告后东窗事发。此时，A公司能否将该专利追回？请求权基础是什么？
《专利法》第六条第二款规定：“非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人 ；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。”《专利法实施细则》第十三条规定 ：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”
上述两个法律条文结合，貌似可以解决基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件的请求权基础问题，具体如下：技术资料的所有人（原告）可以基于上述法律条文举证证明其向专利申请人（被告）发送了技术材料，并且技术材料能够反映出原告对涉案专利的实质性特点做出了创造性贡献，从而主张涉案专利为非职务发明创造，自己为发明人或者设计人，进一步地应为专利权人。但这一看似无懈可击的逻辑，却有个不得不考虑的障碍，即《专利审查指南》第一部分第一章第4.1.2节对《专利法实施细则》第十三条的进一步解释 ：“专利法实施细则第十三条规定，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在专利局的审查程序中，审查员对请求书中填写的发明人是否符合该规定不作审查。发明人应当是个人，请求书中不得填写单位或者集体，例如不得写成“××课题组” 等。”第一部分第三章第4.1.2节则对“设计人”做了规定，“适用本部分第一章第4.1.2节有关发明人的规定”，也即发明人和设计人都应当是个人，而不能是单位或者集体。
那么，A公司作为单位，能否适用上述《专利法》第六条第二款规定和《专利法实施细则》第十三条规定作为请求权基础将专利追回？笔者认为依据不足，理由如下：其一，如上所述，A公司不满足《专利审查指南》中关于发明人和设计人为个人的规定。其二，从《专利法》第六条的整体来看，其第二款是对第一款例外情况的说明，即如果不是执行本单位任务或者不是主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造，员工本人可以作为发明人或设计人申请专利，以区别于职务发明；第三款进一步规定单位和员工（发明人或设计人）可以对利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的权属进行约定。其三，从《专利法》第六条到第八条之间的逻辑关系看，“非职务发明”并非包含了除职务发明之外的所有情形，其仅指员工非执行本单位任务或者非主要利用本单位的物质技术条件完成的发明创造，并不包括委托开发和合作开发产生的发明创造，委托开发和合作开发的权属问题，《专利法》用第八条单独做了规定；这也能体现出在立法目的上，《专利法》第六条中的发明人或设计人是相对于单位的员工，而不包括单位员工以外的其他主体。
通过上述分析可以得出，A公司不能通过适用《专利法》第六条第二款规定和《专利法实施细则》第十三条规定作为请求权基础将专利追回。那么，有没有其他法律可以参照呢？笔者认为A公司可以从以下三个方面主张：
基于不当得利请求返还
《民法典》第九百八十五条规定：“得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（一）为履行道德义务进行的给付；（二）债务到期之前的清偿；（三）明知无给付义务而进行的债务清偿。”本案中，A公司将其技术资料发送给B公司用于展示己方的技术实力，并没有将该技术内容许可或转让给B公司的意思表示，所以B公司将该技术资料申请成自己专利的行为，属于没有法律依据取得不当利益的行为，A公司因此遭受到了损失，可以请求B公司返还其取得的利益（即涉案专利）。
基于侵权请求返还
《民法典》第一千一百六十五条规定：“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。”A公司将其技术资料发送给B公司用于展示己方的技术实力，如果该技术资料属于非公知技术，则B公司的披露行为属于泄露A公司商业秘密、侵害A公司民事权益的行为，B公司应当承担侵权责任，包括返还相关的知识产权。最高人民法院在王京旭、苏州兮然工业设备有限公司与牧野机械（苏州工业园区）有限公司专利权权属纠纷案[2]中认为，可以在权属纠纷中主张侵权责任。
基于合同约定请求返还
如果A公司与B公司在磋商期间签署了保密协议，或者A公司已经销售产品给B公司，并签署有产品采购协议或其他非委托开发或合作开发的协议，约定了技术相关的保密条款和知识产权归属条款的，可以依据协议约定主张相关专利权或专利申请权的返还。在聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司与航天长征化学工程股份有限公司专利权权属纠纷案[3]中，原告航天长征化学工程股份有限公司正是基于产品销售过程中向被告发送技术图纸等材料的事实主张被告申请专利的权属问题，当事双方签署有采购合同、保密协议等文件。
上述三种返还的主张可以单独使用，也可以组合使用。
- 基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件的处理思路
原告应当举证证明被告在涉案专利申请日之前从原告处获得了相关的技术方案
最高人民法院在上述聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司与航天长征化学工程股份有限公司专利权权属纠纷案中，对原被告双方的举证责任做了分配：原告以涉案专利系被告将原告的非公开技术方案申请专利为由，主张涉案专利权归其所有的，应当举证证明涉案专利来源于其在先完成的非公开技术方案，并且被告在涉案专利申请日前能够获知该技术方案。
判断原告技术方案与涉案专利的相关性
实践中，判断原告技术方案与涉案专利的相关性，一般是用原告的技术方案与涉案专利的权利要求进行比对，判断其是否完全包含了权利要求的技术内容；对于没有包含的技术内容，再进一步判断其属于本领域技术人员容易想到的常规技术手段，抑或属于具有实质性特点的技术贡献。但上述比对方式实际上是对原告技术方案和涉案专利权利要求做技术同一性判断，类似于专利侵权比对中判断相同或等同的程度，加重了原告的举证负担。
在158号指导案例里，最高人民法院评述涉案专利与员工本职工作或分配任务所涉及技术的相关性时，从技术领域、解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等方面进行考量，而不是利用单位的技术材料直接与涉案专利进行比对。这样评述的好处在于可以避免员工离职后在其申请的专利中加入一些新的技术特征以规避成立为职务发明的后果，避免架空职务发明制度。早在2017年，浙江省高级人民法院在浙江美星热交换科技股份有限公司与佛山市南海蕾特汽车配件有限公司专利权权属纠纷二审案中已有类似的裁判观点[4]。
因此，笔者认为，在处理基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件时，可以采用类似的审理思路，在原告举证证明被告在涉案专利申请日之前从原告处获得了相关技术方案的基础上，应当重点考察被告对涉案专利作出了哪些实质性贡献，而不应过多地将精力放在技术的同一性比对层面。
判断被告对涉案专利是否作出了实质性贡献
这里分三种情况进行讨论 ：
第一种 ：被告原样照搬原告的技术内容申请成专利，没有对涉案专利做任何实质性贡献；
第二种 ：被告在原告技术内容基础上做了改进，但属于本领域技术人员容易想到的；
第三种 ：被告在原告技术内容基础上做了改进，取得了好的技术效果，具有实质性特点和进步。
上述三种情形里，第一种、第二种明显属于没有对涉案专利作出实质性贡献的情形；第三种属于对涉案专利作出实质性贡献的情形，法院可以判决专利为原被告双方共有，参见天津青松华药医药有限公司与华北制药河北华民药业有限责任公司专利权权属纠纷案[5]。
根据优势证据确认权利归属
原告除了从技术来源、被告接触等积极层面进行举证外，还可以从消极层面进行举证，也即对于涉案专利中记载的发明人或者设计人身份提出合理怀疑并提交初步证据。例如，原告对发明人或者设计人的专业领域、工作经历、研发能力提出质疑后，被告应当就相关的发明人或者设计人具备专利技术的研发能力进行多方面的详细举证，参见莫良华、深圳磨石科技有限公司、贾一锋与敦泰科技(深圳)有限公司专利申请权权属纠纷案[6]。
在此类情形下，被告可以提出否认接触过原告主张的技术内容、涉案专利系自己研发、涉案专利在原告技术基础上做了实质性改进、原告技术方案不具备新颖性或创造性等抗辩。
法院通常会根据双方的举证情况，根据优势证据规则认定涉案专利的权利归属，此时涉及的法律条文有《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百零八条，参见北京新华安通科技发展有限公司与A.E.S先进疏散系统(以色列)有限公司专利权权属纠纷案[7]。
- 基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件与侵害商业秘密纠纷案件的竞合与选择
专利权属纠纷与侵害商业秘密纠纷能否合并审理
将他人非公知技术申请专利的行为属于基于同一事实产生两个法律关系的情形，根据《最高人民法院关于印发修改后<民事案件案由规定>的通知》，同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的，应当依当事人诉争的法律关系的性质确定案由；均为诉争法律关系的，则按诉争的两个以上法律关系确定并列的两个案由。
将他人非公知技术申请专利的行为，同时产生专利权属纠纷和侵犯商业秘密两个法律关系，属于两个案由。在上述两种案由能否合并审理的问题上，最高人民法院在大连博迈科技发展有限公司、何克江侵害技术秘密纠纷、专利权权属纠纷案[8]中认为：侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上高度重叠、在裁判结果上相互牵连，具有密切关系；涉案专利申请实为“披露”技术秘密这一侵权行为的具体呈现；因此，两类案件可以合并审理。
专利权属纠纷与侵害商业秘密纠纷的选择
作为原告主张权利时，是选择专利权属纠纷案由起诉，还是选择侵害商业秘密纠纷案由起诉，还是两案同时起诉，需要首先了解两类案件的特点，才能做出正确选择。
专利权属纠纷案件里，原告如果想完整追回涉案专利、不与被告共有，至少需要同时满足以下条件：（1）被告接触了原告技术；（2）原告技术内容与涉案专利基本相同；（3）被告没有合法来源。
侵害商业秘密案件里，原告如果想胜诉，至少需要满足以下条件：（1）被告接触了原告技术；（2）原告技术具有非公知性；（3）涉案专利披露了原告的技术密点；（4）被告没有合法来源。
可以看出，基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件与侵害商业秘密纠纷案件具有非常明显的相同点，即二者的审理思路均为“接触+实质性相似-合法来源”。同时，二者也有区别，主要体现在：
（1）基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件中，原告无需担心技术内容的非公知性问题（即新颖性问题）；而侵害商业秘密纠纷案件中原告的技术需要满足这一条件，并且往往伴随着复杂的鉴定程序。
（2）基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件中，原告的技术内容需要与涉案专利基本相同，否则将产生共有的结果，相对来讲对原告技术内容要求较高；而侵害商业秘密纠纷案件中密点的范围选择具有较大弹性，可以是整个技术方案、工艺、配方，也可以是其中的某个步骤或者组件或某种联动关系等，密点可以有多个，只要涉案专利披露了其中一个密点就构成侵权。
综上，原告主张权利时，若涉案专利与原告技术材料的同一性较高，同时原告希望能够以低成本方式尽快追回专利，选择单独提起专利权属纠纷诉讼是更好的选择；如果原告想进一步追究被告的侵权行为，可以同时提起侵害商业秘密纠纷诉讼。当然，实践中的情形不限于此，当事人可以根据具体情形作出最适合的选择。
- 结语
本文对基于商务合作及磋商产生的权属纠纷案件，从请求权基础出发，探讨了几个争议问题，并给出了案件处理思路。
最后，笔者给权属纠纷案件的原告提出一个实务建议：拿到权属纠纷案件的受理通知书后，应尽快向国家知识产权局提交一份《中止程序请求书》，请求中止对涉案专利权或专利申请权有关的任何程序，防止被告转移、质押、变更、放弃涉案专利，并防止他人对涉案专利提起专利无效程序。
注释：
[1]深圳市卫邦科技有限公司诉李坚毅、深圳市远程智能设备有限公司专利权权属纠纷案。
[2]案号：(2020)最高法知民终667号。
[3]案号：（2020）最高法知民终1293号。
[4]案号：（2017）浙民终604号。
[5]案号：（2020）最高法知民终871号。
[6]案号：（2020）最高法知民终1531号。
[7]案号：(2019)京民终190号。
[8]案号：（2019）最高法知民终672号。
【作者简介】
刘林敬
超成律所高级专利律师/执业专利代理师/法律硕士
▲擅长机械制造、电子等领域的专利无效、专利行政诉讼、专利民事诉讼、商标民事诉讼、著作权民事诉讼、不正当竞争诉讼、专利侵权及预警分析等。
▲专利无效方面，成功代理客户成功无效“内燃机活塞及其制造方法“、”自然开启气阀的空气密封体及其制造方法”、“一种通用组态软件控制系统”等发明专利；皇家飞利浦公司电吹风实用新型专利等；金锣与双汇系列外观设计专利案件等。
▲侵权诉讼方面，代理某世界农药20强企业不正当竞争诉讼胜诉；代理东莞某电子公司诉宁波某通讯公司专利侵权案胜诉（最高人民法院推翻宁波中院判决，被最高法院作为具有指导意义案例宣传）；代理江苏某机械有限公司诉张家港某机械公司专利侵权案胜诉（江苏高院推翻苏州中院判决）；代理杭州博达伟业公司多主体实施方法专利维权案胜诉；代理过汽车贯穿梁、雨污分流装置、投影灯、牵引车、集装箱、开孔钻、泵站、卧式脱水机、花洒、楼厚控制器等各领域专利维权案件。
