“不正当手段抢先注册”和“已经使用并有一定影响”的判断

2017-11-22
杨静安

法律条文

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

◆相关法律规定

(无)

◆知识精要

在我国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,或者有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的,可以认定其属于已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段。

◆经典案例

原告山东省雪野啤酒有限公司诉被告国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人肇庆蓝带啤酒有限公司商标无效宣告行政纠纷案

[案情简介]

山东省雪野啤酒有限公司(以下简称雪野公司)于2011年12月28日申请第10363868号“蓝带将军及图形”商标(以下简称系争商标),指定商品为第32类“啤酒,姜汁啤酒,不含酒精的果汁饮料,水(饮料),苏打水,番茄汁(饮料),汽水,可乐,姜汁饮料,矿泉水(饮料)”,该商标于2013年3月7日获准注册。2013年12月30日,肇庆蓝带啤酒有限公司(以下简称蓝带公司)向国家工商总局商标评审委员会提起无效宣告请求,所主张理由包括:在系争商标申请之前,蓝带公司已经在啤酒等商品上使用“蓝带将军”商标并已经有一定影响力,雪野公司对此情况应当知晓,在此情形之下,仍在类似商品上申请注册与蓝带公司商标文字完全相同的系争商标,其行为构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,违反当时商标法第三十一条规定(即现行商标法第三十二条,下同)。为了证明“蓝带将军”系蓝带公司在先使用并有一定影响力的商标,蓝带公司提供了如下证据:1、蓝带公司与美国柏斯特啤酒公司、盈富有限公司之间的关系说明,显示美国柏斯特啤酒公司为“蓝带”系列商标的所有权人,美国柏斯特啤酒公司许可盈富有限公司使用“蓝带”系列商标,盈富有限公司许可蓝带公司和蓝带啤酒销售有限公司使用“蓝带”系列商标。2、“蓝带将军”啤酒部分销售清单和销售发票,显示其销售区域包括北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、山东、浙江、天津等地。“蓝带将军”啤酒所获荣誉证书,显示2012年4月蓝带公司的“蓝带将军”啤酒广东省轻工业协会啤酒分会、广东省酒类行业协会啤酒分会等单位评为“2012啤酒优秀创新产品特等奖”,2013年4月蓝带公司的11.0°P“蓝带将军”啤酒被中国酒业协会啤酒分会评为2012“中国优质特色啤酒产品”。此外,蓝带公司还提交了“蓝带将军”产品外包装设计图、蓝带公司三亚“新产品上市高端研讨会”的相关资料、“蓝带将军”产品的部分检验报告和实物图片、蓝带公司产品的部分宣传资料、蓝带公司技术创新所获奖项及就相关成果向国家申请知识产权保护的文件、媒体对“蓝带将军”啤酒上市及“七夕”促销活动的报道、“蓝带将军”啤酒的宣传资料等。

雪野公司答辩称:1.诉争商标系雪野公司独创,有其独特的涉及理念和发展渊源,是由雪野公司名下“将军”系列商标的概念演化而来,为雪野公司的核心商标,雪野公司有无可辩驳的在先权利。2、蓝带公司提交的证据材料均为“蓝带”的使用证据,没有"蓝带将军"的使用证据,系争商标并未构成恶意抢注。3、争议商标与第1349300号"蓝带"商标(简称引证商标)在呼叫、构成要素、整体外观上差别较大,未构成近似商标。4、雪野公司花费大量的人力、物力和财力对"蓝带将军"品牌进行了长期的宣传使用,在相关公众中已具有较高知名度,系争商标与雪野公司已建立唯一对应关系。综上,雪野公司请求对系争商标予以维持。

2015年1月16日,商标评审委员会作出商评字[2015]第4889号《关于第10363868号“蓝带将军及图(指定颜色)”商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定)。商标评审委员会在该裁定中认为:……根据商标评审委员会查明事实可知,在争议商标申请日前,蓝带公司的“蓝带将军”商标在啤酒商品上已在先使用并具有一定影响。雪野公司与蓝带公司属于同行业经营者,对于蓝带公司商标理应知晓,在此情形下仍在类似商品上申请注册与蓝带公司商标文字完全相同的争议商标,其行为已构成2001年《商标法》第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并一定影响的商标”之情形……商标评审委员会裁定:争议商标予以无效宣告。

诉讼过程中,蓝带公司提交了雪野公司使用争议商标的啤酒产品的实物照片及广告展示图片、蓝带公司的“蓝带将军”啤酒产品实物照片及包装设计图片,用以证明雪野公司有刻意模仿知名品牌啤酒产品的主观意图,系争商标在使用中导致混淆的可能性很大。

[争议焦点]

诉争商标的注册是否违反商标法第三十二条规定,即,是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并一定影响的商标”之情形。

[案件分析]

《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在我国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,或者有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的,可以认定其属于已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段。

本案中,蓝带公司提交的销售合同、发票、荣誉证书等证据可以证明蓝带公司在啤酒商品上使用的文字“蓝带将军”能够起到区分商品来源的作用,可以作为未注册商标予以保护。系争商标“蓝带将军及图(指定颜色)”与蓝带公司的未注册商标“蓝带将军”相比,中文部分同为“蓝带将军”,虽然争议商标还有其他构成要素,但并未形成显著区别,构成近似标志。二者共同使用在啤酒等同一种或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认,构成近似商标。在案证据可以证明在争议商标申请日前,蓝带公司及其关联公司已将"蓝带将军"商标使用于啤酒等商品上,销售区域包括北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、山东、浙江、天津等地,蓝带公司的“蓝带将军”商标在啤酒商品上已在先使用并具有一定影响。在蓝带公司的“蓝带将军”啤酒的销售范围覆盖雪野公司所在地山东的情况下,雪野公司作为蓝带公司的同行业经营者,应当知晓蓝带公司的“蓝带将军”商标已经在先使用并有一定影响。在此情况下,雪野公司仍然在啤酒等与蓝带公司“蓝带将军”商标使用的商品相同或类似的商品上注册与“蓝带将军”商标中文部分完全相同的商标,属于《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

根据蓝带公司提交的雪野公司使用争议商标的啤酒产品的照片及广告展示图片,可以认定雪野公司使用争议商标的啤酒产品的包装设计与众多知名啤酒品牌,包括蓝带公司的“蓝带将军”啤酒的包装设计相类似,雪野公司并未充分说明该行为具有合理事由,难谓正当,可以判断雪野公司具有以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

【引以为鉴】

本案是适用商标法第三十二条规定保护未注册商标的典型案例,案件关键点在于如何认定在先商标是否“已经使用并有一定影响”,以及是否“采用了不正当手段”。

关于“已经使用并有一定影响”,本案第三人蓝带公司在评审阶段提交的证据可以证明:1、在争议商标申请日前,蓝带公司已经使用“蓝带将军”标识,能够起到识别商品来源的作用;2、争议商标与蓝带公司所使用“蓝带将军”构成近似;3、争议商标所注册商品与“蓝带将军”商标使用的啤酒商品构成相同或类似;4、“蓝带将军”啤酒销售区域包括东北、华北以及华东市场,并且获评“2012啤酒优秀创新产品特等奖”、“2012中国优质特色啤酒产品”等,能够证明“蓝带啤酒”商标已经具有一定影响。在这种情况下,争议商标若使用在啤酒等同一种或类似商品上,易使相关公众对商品来源产生混淆误认。

关于是否“采用了不正当手段”,蓝带公司提供的材料可以证明:1、“蓝带将军”啤酒销售范围覆盖雪野公司所在地山东及周边省份,故这种影响已经及于或能够及于雪野公司;2、雪野公司与蓝带公司属于同行业经营者,具有知晓的便利条件;3、相关证据还在一定程度上表明了雪野公司有刻意模仿知名品牌啤酒产品的主观意图。这些情况能够推断雪野公司是在知晓或者应当知晓蓝带公司的“蓝带将军”商标已经在先使用并有一定影响的情况下申请注册争议商标。 

在绝大多数同类案件中,认定在先商标是否已经“有一定影响”,以及是否“采用了不正当手段”,往往具有较大难度。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中明确,“在中国境内实际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,或者有证据证明在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等的,可以认定其属于已经使用并有一定影响的商标。如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注,即可认定其采用了不正当手段。”但是,“一定范围的相关公众所知晓”至少应当是多大范围?“有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等”,需要达到什么样的时间范围、地域范围、销售数量或者广告宣传程度?这些判断起来都有一定的模糊性。

对此,本文认为,对于这两个问题的理解和判断,应当放在我国商标法对未注册商标保护制度的体系中进行,以便更好地厘清边界。具体来说就是,我国主要实行注册制的商标取得制度,但为了矫正纯商标注册取得制度的弊端,商标法在商标授权确权领域设置了保护未注册商标的制度。表现为四种情形:第一、对未注册驰名商标予以保护(第十三条第二款);第二、不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响力的商标(第三十二条);第三、不得以其他关系抢注(第十五条第二款);第四、不得以代理人、代表人关系抢注(第十五条第一款)。商标法之所以保护这些未注册商标,简要归纳,一方面是这些商标虽然尚未申请注册,但经使用而具备值得保护的商誉价值;另一方面,诚实信用原则是市场经济活动的基本道德准则,商标法要制止那些违反诚实信用原则的抢注行为。

据此归纳起来,我国商标法中未注册商标保护的四种情形有两个“内核”,一个是商标经使用所具备的商誉价值,具体表现为经使用所获得的“知名度”,另一个是抢注人所表现出的恶意程度,表现在“恶意”上。四种情形在两个“内核”上的具体要求不同,相互之间存在紧密的逻辑联系:在“知名度”要求方面呈递减关系,未注册驰名商标保护条款要求最高(“驰名商标”),不正当手段抢注条款要求次之(“已经使用并有一定影响力”),其他关系抢注再次之(“在先使用”),代理人、代表人关系抢注条款要求最低(对使用无要求)。与之相应的,四种情形在“恶意”问题上呈递增关系,未注册驰名商标保护条款要求最低(“复制、摹仿或者翻译”本质上指商标近似),不正当手段抢注条款要求次之(“不正当手段抢先注册”),其他关系抢注再次之(“合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在”),代理人、代表人关系抢注条款要求最高(“代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册”,这种行为是对诚信体系构成极大破坏)。

基于上述分析,回到前文提出的问题,将商标法第三十二条规定中的两个核心问题“有一定影响”和“采用了不正当手段”,放到我国商标法对未注册商标保护制度的体系中进行理解,寻找边界。具体来说就是,是否“有一定影响”,即知名度的要求,应当是介于未注册驰名商标保护条款和其他关系抢注条款之间,低于驰名商标的知名度要求,高于“在先使用”的基础要求;而对于是否“采用了不正当手段”,即“恶意”方面的要求,应当高于未注册驰名商标保护条款(商标近似),低于其他关系抢注条款(“合同、业务往来关系等特定关系”)。在这个限度内,对于将商标法第三十二条规定中的两个核心问题是否“有一定影响”和是否“采用了不正当手段”,在个案中动态把握,比如在先使用商标知名度明显很高的,对于“采用了不正当手段”的要求应当更低一些;相反,如果是明显“采用了不正当手段”的,对于知名度的要求则稍放低一些。也就是说,不能在两方面都设置很高的保护门槛,既要求具有很高的知名度(接近于驰名商标),又要求具有明显的恶意程度(存在合同、业务往来等特点关系而明显知晓)。


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