基于一件无效案件谈谈对新颖性和创造性的思考 ——站位本领域技术人员

发布时间:2020-07-09 作者:李飞 来源:超凡知识产权公众号 阅读量:162

无效宣告请求人请求无效的案件为国知局授权公告的、申请号为95111654.1、专利权人为陆乃炽,发明名称为“一种防近视书簿”的发明专利(下称本专利)。该专利授权公告的权利要求书如下:

“1.一种练习本,其特征在于:其制作采用黄色纸张,该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米的色光。”

无效理由的证据包括:

附件15:江苏省质量技术监督纸张印刷产品质量检验站出具的检验报告;

附件16:《细说巩俐》一书的封皮、出版信息页、第62-65页等复印件5页;

其中,附件15能够证明附件16的黄色纸张的反射光谱平均主波长位于550-610纳米范围内。

在决定号为WX9918的无效宣告决定中,合议组认为:虽然附件16与本专利权利要求1属于相近的技术领域,附件15证明附件16的黄色纸张的反射光谱平均主波长位于550-610纳米范围内,但是附件16并未给出其采用黄色纸张的目的和作用,即附件16采用黄色纸张印刷并不是为了解决防治近视的技术问题,本领域普通技术人员并不能以此想到利用其黄色纸张制成练习本来达到防治近视的目的,并且其未给出任何黄色纸张可用于防治近视的技术启示。因此本专利权利要求1相对于附件16具有新颖性和创造性。

 

上述案件在知识产权领域具有一定的代表性,在专利界具有较大的影响,在当时也引起了业界的广泛讨论,其中该案引发的一个争议问题是:一项现有技术与要求保护的技术方案实质相同、但发明目的和作用不同,要求保护的方案是否具有新颖性?

一种观点认为:专利法第二十二条规定“新颖性,是指发明或者实用新型不属于现有技术”。新颖性的“新”指的是要求保护的技术方案是“新”的,如果要求保护的技术方案与现有技术实质相同,则该技术方案不满足新颖性的定义,不应被授予专利权。专利制度的运作必然需要在多方利益之间平衡,如果仅因为该专利向公众提供了“黄色纸张能否防近视”这一信息,就允许其将现有技术重新纳入专利权的保护范围,使得公众对现有技术的自由实施行为又重新地被明令禁止,这样的专利制度明显是不合理的,具有极大的不确定性。因此,如果一项现有技术与要求保护的技术方案实质相同,无论发明目的是否相同,该技术方案必然不具备新颖性。

笔者针对上述判决书的决定和上述争议问题先说说自己的看法,并浅要谈谈基于这个案子引发的对“站位本领域技术人员”的思考。

 

一、新颖性的判定原则

审查指南中规定“在进行新颖性判断时,审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同,如果专利申请与对比文件公开的内容相比,其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同,所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域,解决相同的技术问题,并具有相同的预期效果,则认为两者为同样的发明或者实用新型。”

可见,在确定技术方案相同的情况下,需要站位本领域技术人员,从本领域技术人员的角度判断两个方案是否能够用于相同的技术领域,解决相同的技术问题,并具有相同的预期效果。回到本案申请日之前现有技术并没有记载黄色纸张能够用于防近视,黄色纸张能够防近视也不属于公知技术,因此,本领域技术人员不能推导出对比文件解决本申请中的技术问题并实现防近视的效果。因此,本案专利具有新颖性。

另外,专利保护的是对现有技术的贡献,在本案中附件16虽然与权利要求1要求保护的技术方案实质相同,但附件16并没有公开黄色纸张防治近视的发明目的,因此,黄色纸张具有防近视的功能属于本专利对现有技术做出的贡献,因此本专利的新创性应该得到认可。

 

二、审查员应准确站位本领域技术人员审查专利是否具有新创性

为了平衡公众和专利权人的利益,一个技术方案能否授予专利权,需要看该技术方案对现有技术的改进,以及对社会的贡献是否足够大,为了使得上述评判尽量公证,避免审查员的主观因素,审查指南引入了“本领域技术人员”的概念。

审查指南中规定“所属技术领域的技术人员,也可称为本领域的技术人员,是指一种假设的’人’,假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术, 并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力, 但他不具有创造能力。”

笔者认为,“站位本领域技术人员”评判申请的新创性就是要回归申请日之前,基于本领域技术人员的视角评判重塑发明过程是否容易得出,即评判对现有方案作出的改进是否能够为社会提供足够大的贡献。

然而,在实践中,审查员有时较难准确站位本领域技术人员,可能导致审查员低估申请对社会的贡献。因此,准确站位本领域技术人员去评判申请对现有技术的改进和社会的贡献成为审查的焦点问题。

2019年新修改的《专利审查指南》也表明了国知局进一步加强并规范审查员应准确站位本领域技术人员来审查申请文件,具体的,指南的修改如下:

“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中,审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明。”

可见,站位本领域技术人员评价申请是否具有创造性,需要基于本领域技术人员的视角评判申请在现有技术的状况下是否容易想到采用特定技术手段解决特定技术问题。如果本领域的技术人员从现有方案中找不到采用区别技术特征来解决特定技术问题从而达到所要求保护的发明中所达到的技术效果,这种情况下申请具有创造性。

反之,站位本领域技术人员,在回到申请日之前,若有证据表明现有技术已经公开或教导了申请人在说明书中自我认定的关键技术手段来解决这样的技术问题,则说明专利申请中的技术方案没有创造性。对于申请人在说明书中自我认定的关键技术手段,如果审查员检索到现有技术已经对其给出了明确的技术启示,或者认定其属于公知常识,就应当在审查意见中更为详尽地分析说理,尽到举证责任。因此,审查指南的修改规定能够促使审查员尽量准确站位本领域技术人员的视角来客观地、审慎地评价申请人的技术方案。

 

三、代理人撰写申请文件阶段也应站位本领域技术人员

随着国内专利的发展,政策的改变,审查力度的收紧和高质量专利的导向。想必代理行业中编非低申请越来越少。部分申请人的专利申请数量也有所降低,部分申请人的交底书也被定义为编非低被拒之门外。

笔者认为,政策的收紧正是与专利法的立法目的相吻合,上述政策也是为了更好的平衡公众和专利权人之间的利益,对现有技术有贡献的方案进行保护,将现有技术中唾手可得的泡沫技术拒之门外。但是,如果发明高度要求太高,专利权难以获得,本应得到保护的技术创新得不到保护,则起不到鼓励发明创造的立法目的。

随着政策的导向,代理公司收到的委托人的交底书的质量会越来越高。这其中不排除有一些有技术贡献但是比较简单且比较容易理解的方案。作为专利代理人,对于这些委托案件,笔者认为也应该准确“站位本领域技术人员”来服务好委托人并给出专业建议。

专利法的立法目的之一是鼓励发明创造的,应当对技术贡献给予恰当保护。尤其作为服务于申请人的专利代理人,不能一味打击发明人的积极性,应尽可能的了解和挖掘申请人的技术,尽可能的帮助申请人申请专利,以为申请人争取相应的排它权利。

专利代理人“站位本领域技术人员”应该充分与发明人沟通以准确了解发明人的方案,避免先入为主,应逐步站位本领域技术人员及如何逐步理解发明构思的过程,从而针对性的进行检索,并基于检索撰写合适的申请文件,为专利权人争取合法权益、鼓励申请人发明创造,以促进科学技术进步和经济社会发展。为此,笔者认为代理人拿到一篇看是似简单的交底方案后,不要武断给出没有新创性的结论,否则带着这种想法,经过检索后,很容易低估申请人的技术贡献,进而可能限缩了保护范围或者引导申请人撤案,对申请人的积极性造成打击,这也与专利法的目的相违背。

因此,代理人在看到一个交底方案时,需要避免先入为主,即便方案比较简单,也应该做到客观评价,这就需要站位本领域技术人员,需要摒弃掉本申请的方案,基于本领域技术人员的角度重塑发明创造的完成过程,查看整个过程是否为现有技术带来贡献。

具体地,站位本领域技术人员,代理人需要回到申请日之前,去现有技术中寻找问题解决方式。只有在现有技术中公开了区别特征,并给出了能够利用区别特征解决本发明实际要解决的技术问题的技术启示时,才能证明本领域技术人员可以在申请日之前做出本发明,从而影响申请的可专利性。

当然本领域技术人员也不是一无是处,本领域技术人员虽然没有创造能力,但也具有一般水平意义上的逻辑分析、推理能力。正确认定本领域技术人员的能力,准确站位本领域技术人员,需要通过各位从业者应用各种措施不断接近本领域技术人员的站位,才能得出更为准确的结论,确保专利权人获得与技术贡献相匹配的权益,更好地平衡专利权人和社会公众的利益。