浅谈实用新型的保护客体问题

发布时间:2020-07-16 作者:李鹏 来源:超凡知识产权公众号 阅读量:402

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。相较发明专利而言,《专利法》中对实用新型的技术方案在技术创新水平的要求低于发明专利,并在审查上采取了简化审查程序、降低收费标准等措施。关于实用新型,有些国家并没有将其列为专利保护的独立类型,而是将其放在发明专利中予以保护,在我国,实用新型则列为专利保护的独立类型。国家之所以保护实用新型,一方面,目的在于鼓励低成本、研制周期短的小发明的创造,更快地适应经济发展的需要。另一方面,也可以使申请人能快速地得到授权,在先授予专利权后,如果发生专利侵权纠纷,再启动实质性的审查程序,以节约大量的审查资源。

 

与发明专利动辄两三年的审查周期,严格的审查以及较高的申请费用相比,实用新型具有较短的审查周期、较低的申请门槛、较低的申请费用以及比较显著的实用价值,因此实用新型专利成为很多申请人优先考虑的申请类型。

 

近几年随着信息技术和IT产业的高速发展,电学领域的实用新型专利也越来越多,例如电路、通信、计算机、智能设备等领域,这也导致目前的实用新型专利中出现了越来越多的依赖计算机程序才能够运行其部分或全部功能的产品,由于这类产品的部分或全部部件涉及计算机程序,因此在保护客体方面可能存在实质性缺陷。

 

依据《专利审查指南》中的规定,实用新型专利只保护针对产品的形状、构造提出改进的技术方案,并且,进一步规定了一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体。上述“一切方法”包括产品的制造方法、使用方法、通信方法、处理方法、计算机程序以及将产品用于特定用途等,权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。如果权利要求中既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的改进,例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征,则不属于实用新型专利保护客体。

 

因此,对于这一类申请是否符合实用新型保护客体的要求,通常需要考虑以下几点:首先,需要考虑是否属于新的技术方案,即是否解决了现有技术中的技术问题并产生了技术效果。其次,需要考虑权利要求除了包含形状、构造特征外,是否还包含了对方法本身的改进。这两点比较好判断,但对于一些不得不采用功能性限定对产品的进行限定,而该功能又依赖于计算机程序才能实现的情况,则不太容易判断,在后文将对这点内容进行重点讨论。

 

在电学领域,实用新型专利所涉及的保护客体问题,一定程度上是因为功能性限定引起的。因为在电学领域,很多情况下,仅描述某一产品的各个部件的形状、构造特征,可能很难表达清楚各个部件的功能或效果。此情况下,往往会采用功能性限定来进行描述。虽然在《专利审查指南》中,允许使用功能或者效果限定,但对于实用新型而言,经常会引起是否“涉及计算机程序的改进”的争议。

 

那么什么样的特征会被认为是涉及计算机程序的特征,以及涉及计算机程序特征的产品就一定不属于实用新型的保护客体了吗?下面首先讨论一下,涉及计算机程序特征的产品是否不属于实用新型的保护客体。

 

目前有很多实用新型专利所涉及的产品中,包含的组成部件看起来虽然是具有确定的形状、构造并占据一定空间的实体,但其实质是一种功能单元,其功能的实现可能必须依赖于计算机程序,比如需要执行其内部的程序,或者按照其他设备的传输的程序指令来运行才可以实现其功能,典型的如手机、计算机、服务器、或其他的类似设备等。依据《专利法》和《专利审查指南》的规定,包含依赖于计算机程序才能运行的功能单元的产品也是仍然有可能符合实用新型专利保护客体的规定的,因此不能因为此类产品中包含了这种功能单元,就排除其属于实用新型专利保护客体的可能性。但是,对于包含此类功能单元的产品,是否能够符合实用新型保护客体的要求,是有着比较严格的要求的。《专利审查指南》目前对于涉及计算机程序的实用新型的客体问题,并没有做特别详细的规定,因此目前较缺乏比较明确的相关判断标准,但是根据实践中获得的审查员的审查思路还是可以总结出一些规律。

 

笔者认为,要做出比较准确判断,首先需要清楚“涉及计算机程序”和“涉及计算机程序的改进”的区别。如果在一个产品中,包含涉及计算机程序的功能单元,并且需要依赖于计算机程序才可以实现其功能,但是其功能的实现是利用常规(公知的)的程序就能够实现,那么这种情况应当属于“涉及计算机程序”,而不是“涉及计算机程序的改进”,这种情况下,可以使用这种能够实现的已知功能来对功能单元进行限定。例如,“人脸识别模块”、“指纹识别模块”、“用于识别重力加速度的传感器”等等,这里“人脸识别”、“指纹识别”以及“用于识别重力加速度”都属于这些功能单元的功能性特征,因此个人认为具有这类特征的功能模块应当从整体上视为一种使用功能性限定的产品构造特征,而不应视为是对计算机程序进行限定的技术特征。但是,如果在权利要求中,对功能单元的功能性限定不是能够实现的已知功能,而是依赖于新的处理方法的新功能,则属于“涉及计算机程序的改进”的情况,通常会被视为方法上的改进,不属于实用新型的保护客体。

 

另外需要了解的是,除了我们自己的判断之外,审查员的审查思路通常也带有一定的主观性,并且审查员的判断标准和审查员自身的技术领域、知识储备有很大关系,因此不同审查员对于权利要求中是否包含涉及计算机程序改进的判断结果也可能不一样。特别是近年来对于实用新型的审查尺度有所改变,实用新型的授权率下降,因此笔者建议在撰写权利要求和说明书时,采取较为保守的策略。具体的,可以考虑以下几点:

 

首先,如果权利要求中的各个组成部件均为不涉及计算机程序的实体部件,则不涉及此问题,例如电路元器件或者是滤波器、传感器等具有简单功能的元件。其次,如果组成部件中存在涉及计算机程序的部件,可以使用功能性限定来描述此部件,但应当保证该功能是已知的,可以通过已知的计算机程序实现。此类部件较为典型,如计算机、服务器等,虽然是实体设备,具有确定的形状、构造并占据一定空间,但是它们所执行的功能需要依赖于计算机程序的运行,因此,如果权利要求中存在这一类部件,应当尽量避免使用自定义的新功能对其进行限定,否则容易被视为涉及计算机程序的改进。如果不得不采用自定义的新功能进行限定,那么建议在说明书中对该部件进行解释,可以解释为该部件在实现自定义的新功能时可以通过已知的计算机程序实现,或者可以解释为能够通过硬件方式实现。比较理想的,是可以进一步提供上述通过已知的计算机程序实现,或者通过硬件方式实现的具体实施方式,或者针对两种实现方式均提供具体实施方式。否则,以目前的审查尺度来看,申请人在仅解释该部件在实现自定义的新功能时可以通过已知的计算机程序实现,或者可以通过硬件方式实现而不提供证据的情况下,使得该方案符合新型保护客体的规定而授权的可能性较低,并且即使能够授权,其权利的稳定性也较差,很有可能会在将来的无效程序中还是会被认定为涉及计算机程序的改进。但是,如果是同时申请发明专利和实用新型专利的情况下,如果技术方案中涉及计算机程序,则建议对二者的撰写区别对待,尽量在实用新型中的权利要求书和说明书中避免出现涉及计算机程序改进的内容。这是由于,如果实用新型专利和发明专利内容基本一致的情况下,一旦存在涉及计算机程序改进,会导致实用新型出现上述的客体问题,而由于发明的存在,实用新型在将来遇到关于客体问题的审查意见时,也不宜声称涉及计算机程序的部分为现有技术,从而为实用新型的审查通过增加难度。

 

如果技术方案中确实存在涉及计算机程序改进的技术特征,在撰写时还应当注意以下几个方面来尽可能规避客体的问题。首先,在定位要解决的技术问题时,需要比较谨慎地确定技术问题,理想的是能够规避该技术问题与涉及计算机程序改进的特征之间的关系,从而使得该技术问题的解决不依赖于涉及计算机程序的改进。其次,可以考虑在权利要求书中布局至少一项不包含该涉及计算机程序改进的特征的独立权利要求。如果该涉及计算机程序改进的特征属于比较重要的特征,可以考虑布局在从属权利要求或者其他独立权利要求中,并且如果可能的话,尽量在从属权利要求中对独立权利要求中的部件的硬件结构进行进一步描述。再次,如上文所说,需要在说明书中提供用于说明该技术特征可以通过硬件方式实现的至少一种具体实施方式,以规避涉及计算机程序改进的问题。

 

通过上文所述的一些注意事项和策略,应该可以在一定程度上能够解决实用型新可能涉及的保护客体问题,但是由于实用新型的客观要求,以及在不同时期、不同审查员的审查标准上存在一定的不确定性,使得我们并不能完全解决此类实用型新存在的客体问题,还是需要申请人以及代理机构在确定申请类型时能够有一个合理的判断和预期。