惯用手段与创造性之间关系的探讨

发布时间:2020-07-21 作者:赵志远 来源:超凡知识产权公众号 阅读量:172

专利申请的说明书是专利申请文件的重要组成部分,在撰写说明书时,对于所要保护的发明所解决的技术问题及与其对应的技术效果的分析,在审查过程中(如审查意见答复、复审或无效)显得尤为重要;作为专利代理师,一般情况下,首先遇到的就是在审查意见答复中,如何应对审查意见中指出的惯用手段这一棘手问题。

 

审查意见得出惯用手段的结论,也即确定了判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是显而易见的,不具有突出的实质性特点,从而得出所要保护的发明不具备创造性。但是,在审查意见得出惯用手段的结论时,对于惯用手段常常没有对比文件来支撑,这样看来惯用手段的判断也往往具有较大的主观性。

 

对于惯用手段的判断,首先我们来看一个具体例子:

 

某项发明要求保护一种对开式的轮辋制造模具,在审查意见中指出,为了获得对开式轮辋,根据对开式轮辋的形状分别对三道滚形模进行相应的设计调整是本领域的常规技术手段,即惯用手段。在答复该审查意见时,发现由于说明书缺少初级型模、次级型模和三级型模,该三者之间的相互作用关系及其整体带来的有益效果,这也难怪审查意见会得出惯用手段这个结论了。

 

一般来说,在答复审查意见时,当对专利申请文件进行分析,发现专利申请文件并未对所要保护的发明的整体技术方案进行原理分析及所解决的技术问题带来的技术效果分析时,审查意见答复的难度往往比较大。即使答复时,根据所要保护的发明进行合乎逻辑的进行分析,并使得专利申请授权后,也可能使得专利所要保护的发明的范围变小;根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》中第15条可知,解释权利要求,可以使用专利审查档案所记载的内容,而专利审查档案就包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料。

 

在撰写专利申请文件的说明书时,一般会存在这样的问题,技术交底书中,发明人只给出了技术方案,并未给出相对应的技术效果;对于一些撰写质量较差的申请文件,有些专利代理师可能就没有撰写技术效果,或者专利代理师也只能根据一些有限的专业知识结合所要保护的发明的技术方案来分析效果,但这有一个重要的不足,即技术效果往往也是本领域技术人员公知的;因此审查意见得出所要保护的发明是本领域的常规技术手段,也就不足为怪了。这给我们启示就是,在撰写专利申请的说明书时,发明人一定要给出所要保护的发明所产生的技术效果,避免没有技术效果,而在后期的审查意见答复中,显得被动,无从下手。专利代理师在理解技术方案时,可以多用“为什么”来引导发明人,这样有利于使发明人能够详细阐述出技术方案的效果。这样专利代理师才能尽最大的努力使得所要保护的发明能够得到说明书的支持。

 

在2020年2月1日实施的新的《审查指南》中,在采用三步法来审查创造性的第二步:确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题时,首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征,应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

 

从上面可以看出,在撰写专利申请文件的说明书时,一定要把所要保护的发明所解决的技术问题所对应的技术效果写清楚,并且对于相互关联的那些技术特征更应该结合分析其能够带来的有益效果。具体的说,就是某项权利要求与引用的权利要求结合起来的整个技术方案,所解决的技术问题及带来的技术效果;而不应该只分析单项权利要求能够带来的技术效果。

 

对于机械类的案件,在撰写专利新申请的说明书时,可描述出具体工作过程,或工作原理,这样根据工作过程或工作原理,有利于结合所要保护的发明的整体来分析所解决的技术问题带来的技术效果。特别的,需要描述出取得了新的技术效果,而不仅仅是每个技术特征效果的总和,如果是每个技术特征效果的总和,审查意见就容易用惯用手段来评述所要保护的发明不具备创造性。

 

目前机械类专利申请中,组合类专利申请占大多数,因此对相结合的那些技术特征的整体效果的描述就显示得更为重要。在《审查指南》中对于组合类发明的创造性审查时,提到“组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价”,其也意在强调,不管单独的技术特征如何,一定要描述出结合后的特征的总和有新的技术效果,才能使得发明具有突出的实质性特点和显著的进步,发明才具备创造性;例如,一件发明要保护机器人,现有技术中只包括躯体,而本申请为了使机器人能够抓取物品,就给机器人安装了机械手臂,在说明书可以不仅要描述出机械手臂能够实现机器人能够抓取物品,还要描述出机械手臂与躯体相结合后,能够产生新的技术效果,即机械手臂的摆动能够实现机器人运动过程中平衡;结合后的效果可以为产生了一种非机械手自身功能的其它效果,也即解决了另一种完全不同的问题;另外,结合的效果也可以是如“更好”、“更优”或“进一步”等类似的描述。这样在审查时,就有利于避免审查员给出以常规技术手段推导出与常规技术手段相对的常规技术效果。