对配方类发明专利在代理实践中的一些思考

发布时间:2020-08-06 作者:王闯 来源:超凡知识产权公众号 阅读量:1392

导读

随着我国经济的发展,由资源驱动型经济向创新驱动型经济转变已成为当前国民经济发展的迫切要求。而我国专利事业的发展,也已从追求专利申请数量向注重专利质量方向转变。国家知识产权局专利局作为主管机关,近年来也采取了一系列的措施,引导申请主体、代理主体和审查主体向着高质量专利申请、代理、审查方向发展和改革。笔者作为长期在一线作业的专利代理师,结合代理和审查实践,谈一谈对于配方类的发明专利在准备技术交底书、撰写申请文件和答复审查意见时的一些经验和建议。

 

一、技术交底书的准备

除了与其他类型的技术交底书类似的背景技术、技术问题、技术方案和技术效果之外,配方类申请的技术交底书需要格外注意以下几点:

A.技术方案的描述

对于配方类专利的技术方案需要格外注意两点:

1.一个组合物中各组分含量百分数之和应当等于100%,几个组分的含量范围应当符合以下条件:

某一组分的上限值+其他组分的下限值≤100;

某一组分的下限值+其他组分的上限值≥100。

在代理实践中经常发现,可能出于对保护范围扩展的需求,一些技术交底书中的方案,违反了上述规则,导致扩展后的技术方案实际上违背了基本的数学逻辑。

2.在技术方案写清楚的基础上,需要详细的陈述配方各组分的作用,尤其是”功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的组分之间的相互作用原理,即协同作用原理。同时,针对这种协同作用,应当提供必要的实施例和对比例,从数据上证明这种协同作用。

B.有益效果的表达

审查指南第二部分第二章第2.2.4节(3)有益效果这样规定:有益效果可以通过对发明或实用新型结构特点的分析和理论说明相结合,或者通过列出实验数据的方式予以说明,不得只断言发明或实用新型具有有益效果。

机械、电气领域中的发明或者实用新型的有益效果,在某些情况下,可以结合发明或者实用新型的结构特征和作用方式进行说明。但是,化学领域中的发明,在大多数情况下,不适于用这种方式说明发明的有益效果,而是借助于实验数据来说明。

对于化学类专利申请的技术效果的认定,从专利局历年来发出的审查意见可以看出,近年来对于有益效果的表达的审查认定尺度,发生了明显的变化。早年间,有益效果的表达,满足“合乎逻辑”即可,对是否提供了实验数据实际上并未做严格的要求。读者检索2017年之前的一些授权的申请,可以看到前述情况的发生。

但是,近年来,尤其是18-20年收到的审查意见中,高频次的提及诸如“本申请没有试验数据来证实本申请取得预料不到的技术效果,因而无法确定本申请是否能够解决本申请所声称解决的技术问题,进而达到其技术效果”之类的意见。可见,审查机关对于化学类申请在有益效果表达上的要求已经发生了较大尺度的变化。

此外,按照审查指南第二部分第二章第2.1.3节的规定:以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现:(5)说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验数据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

从代理实践来看,随未见审查员在审查意见中依据该条质疑申请文件提供的技术方案能否实现,但是如果技术效果的表达仅仅依赖于文字性的陈述,显然是具有很高风险被质疑的。

基于上述情况,申请人在撰写技术交底书时,应当提供严密的、科学的实验数据以充分的、正确的表达有益效果。

需要注意的是,在绝大多数情况下,简单的数据统计所得到的结论,目前是得不到审查员认可的,需要提供完整、严密、科学的实验和数据来证明有益效果。当然,如果在该领域并没有科学的实验方法来证明有益效果,例如仅有感官评价等手段,则可采用统计学方式进行证明。

 

二、申请文件的撰写

A.权利要求

对于配方类权利要求的撰写,笔者认为可以采用以下原则:范围适当、层次分明、引用合理、主题覆盖。

所谓范围适当,是指权利要求所主张的范围要适当,不能片面的追求大范围,也不能含有非必要技术特征;一般情况下采用开放式写法来撰写权利要求。

所示层次分明,是指所撰写的权利要求,在保护范围上要明确的分层,采用“环式”范围或“阶梯式”范围方式撰写,为将来答复审查意见和无效诉讼阶段留下足够的回旋空间。必要时,可借鉴国外同行“先小后大”的撰写方式。

所谓引用合理,是指要合理的配置从属权利要求与独立权利要求、从属权利要求和从属权利要求之间的引用关系,避免“全部引独权”或“一引到底”的写法,尽量采用树状结构来配置引用关系。

所谓主题覆盖,是指应当覆盖到产品权利要求、制备方法权利要求和用途权利要求等主题,此外,还应当适当的配置不同层级的产品权利要求,以诉讼标的作为基准,撰写出上下游的产品权利要求,以使得未来诉讼过程中,权利人可以获得最大的收益。

撰写用途权利要求时,尤其是涉及药物领域时,应当注意规避法25条。

B.说明书

1.应当在发明内容或具体实施方式部分,解释各组分的作用以及他们之间的关联关系;

2.应当注意,各组分是否涉嫌公开不充分;一般情况下,应当逐一核实组分名称是否属于本领域的通用语,其成分是否明确;

3.应当与发明人一起确定,各个成分的使用及用量范围,是否违反法律法规的规定,尤其是药品、食品、化妆品等领域;

4.应当有足够的实施例支撑权利要求的主张,且应当记载最佳实施例;

5.应当合理的配置实施例和对比例,以证明有益效果;

6.应当独立思考并判断发明人提供的实施例及其数据是否存在错误,导致难以解释的逻辑问题;例如:数据雷同、表达不一致、明显违背自然科学原理、前后矛盾等等;

7.应当对于对比例和数据做出必要的解释,明确对比目的和效果。

当然,申请文件的撰写并非仅仅笔者所列举的这些项,此处仅对要点作了列举。

 

三、审查意见的答复

配方类申请的审查意见答复,笔者建议从以下几点入手:

1.紧盯“相当于”,找出审查意见中的逻辑问题,否定审查员的一个或多个观点;

2.按照 “三步法”,重点着眼于“是否存在技术启示”和“是否有动机结合、改进”来阐述创造性;

3.创造性的阐述,应当结合技术方案中具体的技术特征,陈述本申请所解决的技术问题、所达到的技术效果;

4.注重技术特征之间的“协同作用”,且从有益效果中找与对比文件的差异;

5.应当结合实验数据,横向比较本申请与对比文件的有益效果;

6.应当与申请人沟通是否能够补充实验及数据,尤其对于高校、研究所等申请人,在其能够提供其发明人发表的学术论文、学位论文等资料的情况下,应当结合申请文件本身的情况、运用补充的资料来论述创造性;

7.应当注重理解对比文件,从中找出有利于本申请的部分,从技术教导方面着手反驳审查员的意见;

8.适当使用缩小范围、改变目标主题的方法,争取获得审查员的认可。

 

最后,需要说明的是,一个发明专利的申请和授权,受到诸多因素的影响,只有发明人、企业知识产权管理者、专利代理师、审查员以及其他相关人员之间互相配合,对预申请的技术做深入、正确的理解,准备充分的资料,完成高质量的沟通、撰写、答复工作,与审查员保持良好的互动,才能够最大程度的保障申请人的利益。