企业经常会咨询这样的问题：公司拟启用某新的商标，是否有侵权风险？商标注册周期相对较长，未注册的情况下即投入使用，是特别常见的事情，这个过程中尤为重要的就是提前判断和排除风险。要回答此类问题，大概需要做这样几件事情：第一、查询企业拟使用的商标是否已被注册；第二、如果已被注册，那么侵权风险程度如何？第三、在有侵权风险的情况下，是否有相关措施可以降低甚至是规避侵权风险？本文将详细讨论实务中如何处理这些问题。
一、做查询，确定是否有在先申请注册
查询是判断风险的基础，这项工作是否准确和细致，将直接影响最终结论。
1、确定查询的类别和类似商品服务群组
要先了解清楚拟使用在什么样的业务上，然后结合这些具体的业务，对应到《类似商品和服务区分表》中的类别，以及具体的类似商品服务群组与项目。由于区分表与市场实际中的商品服务不完全一致，有的情况下某些业务在区分表中没有对应项目，难以直接归类到某一个群组去，这就需要结合业务特点，确定相关的一个或多个群组。比如“喷码机”在区分表中找不到对应的项目，就需要结合其功能、用途分别归类到第7类“印刷机器”所在的0705群组和第9类“打印机”所在的0901群组，并基于相关性程度确定以其中哪一个为主。在分析这些业务特点进行归类时，建议主要看这些业务到底能够给消费对象带来什么样的使用价值，以此作为归类标准，否则标准越多，划分越难。查询则以具体的类似商品或服务群组为基础，可以考虑将对应的群组作为重点查询，其他相关联的群组作补充查询。
实务中常见的错误是要么走偏，要么不全。比如，只要涉及APP，不管是做外卖的APP还是打车APP乃至做维修的APP，都把第9类0901软件确定为核心。实际上，各行各业在经营过程中涉及到“互联网+”的思路，都可能会使用APP作为工具，APP这种程序并非企业经营业务的本质，做外卖、打车、维修等等才是服务本质。当然，APP作为经营过程中的重要“工具”，能够在相当程度上改变传统的业务开展方式并极大提升效率，与业务的相关性比较强，在评估过程中也需要一并考虑。
2、查询在先相同或近似商标
查询以确定好的类似商品服务群组为基础。可以先做相同查询，再做近似查询。近似查询除了查询拟使用商标本身，还需要分析其显著部分进行查询，如“恒大地产”的显著部分是“恒大”；或者对其显著部分进行拆分查询，如“王者荣耀”拆分为“王者”和“荣耀”；或者对拟查询商标加上行业惯用词汇进行查询，如“摩拜”加上“单车”查“摩拜单车”，具体视商标本身的情况而定。
由于现有注册商标量很大，多数情况下都会有在先相同或近似商标（以下称“在先商标”），查到的结果应当列全。不能因为查到了一枚相同或明显近似的商标，就将其确定为唯一障碍，而忽略其他的近似程度稍低的商标。比如，有些商标近似程度不高，但商品关联性更强，甚至该注册人发动维权的可能性更高等等，带来的风险会更大。又比如，在更为近似的商标被排除后，这些近似程度稍低的商标可能就构成主要障碍。一些已驳回的商标也是有参考价值的，通过这些驳回商标，分析驳回原因，有助于更准确地判断相关群组的主要在先商标是哪些。查到的在先商标比较多的，建议按照申请时间排序，而不是近似程度排序，这样更方便对相关权利的先后做出判断，因为商标权利冲突最关键的就是比较先后，看申请日早晚。
3、核实商标的确切状态
近似查询只是基础，进一步核实状态会找出很多有价值的信息。如果查到的商标正在申请中，则需要进一步分析其注册成功的可能性，驳回可能性高的一般不构成主要障碍（当然也存在提起复审等不可预测因素）；驳回可能性低的则较可能构成难以解决的障碍。如果已经注册，则核实和分析其权利的稳定性，比如是否可能会被撤销或者无效。如果注册已满三年，则可考虑撤销三年不使用的可行性。如果正在被异议、被无效宣告、被撤三或者有相关记录，则要考虑商标是否存在除了申请人之外的其他利益诉求主体，这种情况下的潜在风险更需要警惕。注册时间非常长的商标，则关注是否有按时续展，甚至是其注册人是否已注销等等。
受限于目前公开数据的精确性，一些商标信息数据并不准确。比如公开数据显示的商标注册服务项目，可能是申请时指定的项目，而审查过程中被驳回的项目并没能显示出来，这会对风险判断形成干扰。因此，商标流程中只要有“驳回或部分驳回”的记录，就一定要通过商标公告核实，确定实际核准注册的项目。另外，需要谨慎对待查询工具所显示的无效等信息，不确定的信息要通过不同查询工具进行核实。
除了商标状态信息之外，还可以进一步核实其他有价值的参考信息。比如注册人名下商标数量是多还是少，查到的近似商标属于注册人的核心类别还是非核心类别，是重要商标还是非重要商标，注册意图到底是用于使用、出售、防御还是储备等。不同情形下的风险程度以及对应策略会有差别。
4、影响风险判断的其他信息
核实商标注册人及经营信息。比如通过企业信用网站等核实注册人是否有被注销或吊销的情况，是否有经营在先商标所涉业务的资质，是否具备使用在先商标的条件。公司规模大小及产品情况如何，是否生产经营在先商标所指定商品等。核实与商标注册人及关联企业所处的地域范围是否相近。通过网络查询商标的使用信息，是否涉及在先商标的使用，具体使用在什么产品上，与企业拟使用业务的关联性如何。此外，还可以关注商标注册人是否发起过侵权诉讼，或者行业内是否侵权诉讼多发等。
二、做判断，评估侵权风险有多高
风险判断除了考虑商标本身的近似程度和商品关联程度之外，还需要结合多方面因素进行综合考量。
1、近似判断的尺度
一般来说，商标相同或近似程度高的，风险会比较高。不过需要注意的是，商标使用风险评估中的商标近似判断与商标注册审查过程中的判断尺度有差异，大体来说是前者的尺度更松，后者的尺度更紧。因为注册审查过程中主要是对商标标识本身做出对比判断，而商标使用侵权判断中的近似判断涉及到多方面的市场因素，影响到混淆可能性的最终结论。实务中常有不区分差异，一律从标识近似角度直接得出侵权结论的情况。
2、商品关联性的影响
商品关联性越强，侵权风险越高。道理很简单，但是查询和评估过程中经常容易忽视这方面问题，比如侵权判断时并没有充分考虑到与在先商标指定商品的相关性，不加区分地只对标识近似程度做判断。具体表现在，不分商品到底是完全相同还是按照区分表类似，甚至出现上文提到的对商品信息核实不够准确，在某些关键群组商品已经被驳回的情况下仍认为风险较高。如果商品按照区分表相同，判断时需要更加谨慎。另外商标侵权案件中的商品类似判断，存在个案认定的问题，会有一些主观判断的因素，需要结合商品本身的关联程度以及在先案例进行综合评估。参考在先案例时需要注意个案差异。
3、在先商标的显著性
商标的固有显著性会影响到侵权判断。如果查到的在先商标属于行业内的通用词汇，或者对商品原料、成分、功能、用途、型号等特点存在描述性，则显著性更弱，被判为侵权的可能性相对稍低；如果在先商标不属于日常生活中的固定搭配，而是由注册人臆造而成，则显著性程度更高，使用侵权风险会相对更高。
4、在先商标使用情况
查到的在先商标如果已经使用，则意味着对其注册人的价值会更大，重视程度更高，维权的可能性也就大一些，并且排除这些在先商标的可能性也就越小。而如果在先商标没有使用的，或者没有使用可能的，则发生侵权诉讼的可能性相对稍低，或者被判为侵权的可能性相对稍低，或者赔偿额会相对更低。如果商标已大量使用且拥有较高的知名度，被判为侵权的可能性会更大，且赔偿额会更高，这种情况下需要尽量避免发生冲突。
5、主观因素的考量
企业使用商标的意图以及使用效果方面是否存在攀附他人商誉的可能性，也是判断侵权风险过程中需要考虑的。尽管主观意图并非侵权判断的构成要件，但存在攀附恶意的，导致混淆的可能性会相对更高，可能会成为判断侵权的参考因素。另外，主观因素及表现出来的攀附效果是确定赔偿额的重要因素，非善意使用与他人相同或近似商标的，赔偿额往往会明显更高。有鉴于此，如果企业确实存在非善意倾向，则需要注意明确提示风险和后果，能更换的要更换，能修改的则修改。
6、使用产品特点
商标使用产品特点决定了消费者的识别能力和注意力程度，与混淆可能性密切相关，会影响到侵权判断。如果是价格昂贵的大宗商品，消费者的注意力程度更高，识别能力更强，更难以发生混淆，汽车品牌本田“”与现代“”能够共存于市场就是例证，也确实不太会出现消费者错将本田汽车买成现代汽车的情况，或者想买“奥迪”结果买回了“奥拓”的情况。而产品若为价格相对低廉的快消品，消费者的注意力程度更低，识别能力也相对稍弱，更容易发生混淆，比如买方便面时误将“康师傅”买成“康帅博”，买洗衣服时又将“雕牌”买成“周住牌”，这些情况比比皆是。
7、商标使用周期及流通范围
如果拟投入的产品是短期的，则考虑相应期间内的风险，比如某一款互联网产品在研发时就预估了生命周期，这个周期可能会短于商标注册所花时间。有些商品是时令性的，比如粽子重点突击端午节前的市场，月饼仅在中秋前热销，啤酒的销售旺季在夏季等，则需要重点考虑关键时间节点的被诉风险以及发生行为保全的可能，销售旺季发生诉讼禁令影响是非常大的。如果流通范围仅在某个区域，则主要考虑此区域内的风险，如白酒行业经常会做一些省级区域或销售大区的定制化产品，侵权风险判断的重点则在该区域内的工商执法特点及诉讼状况。有些产品是小批量的，比如作为赠品在某次促销活动中使用，有些产品则是为某特定的大企业或团体内部定制而并不在市场流通，这种情况下风险判断的尺度可以适当放宽。如果产品需要在网店上销售，则考虑到平台处理投诉的特点，比如有些平台处理投诉时对商品注册类别的区分不是太细致，只要有注册证，就会有下架的风险，这种情况下的风险判断就需要扩大类别范围。
8、合理的抗辩理由
比较常见的，考虑是否存在叙述性合理使用的抗辩空间，比如标志本身构成对产品的通用名称、图形、型号、质量、原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的直接描述，甚至是对产地地名的客观表述，按照法律规定，属于这些情形的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。考虑在先商标是否有连续三年不使用情形而可以不予赔偿的抗辩，当然，即便是不赔偿，被判停止使用影响也是比较大的。
9、发生纠纷的可能性
除了评估理论上的侵权风险，还要考虑实际发生纠纷的可能性。如果在先商标对其注册人的重要程度高，比如在先商标是注册人在主营业务上的核心商标，则发生纠纷的可能性相对更高；如果是注册人出于防御目的而注册，则发生纠纷的可能性相对更低。与在先商标注册人及关联企业所处的地域范围相近的，发生纠纷的可能性相对更大，相距很远的则可能性相对更小，当然地域性因素对纠纷可能性的影响，在依赖于固定住所的传统服务业会明显些，在流通产品方面影响不那么明显。如果注册人的目的在于出售，则较可能通过发函甚至诉讼的方式索取转让费、许可费或赔偿金。在先商标注册人曾有过发起工商投诉、侵权诉讼等记录的，或者行业内商标权纠纷多发的，则需要重点注意实际发生纠纷的可能。
三、给建议，告诉企业到底怎么做
1、给出明确的侵权风险程度
经过查询和评估，侵权风险程度一定要明确出来，为企业做决策提供有效参考。对于风险比较高的情形，比如相同商品上存在相同商标的“双相同”情形，在先商标权利稳定且大量使用的情形等，一般建议企业尽量不要使用。如果风险相对可控，则考虑给出降低或规避风险的建议和具体措施。
2、如何降低或规避侵权风险
考虑对拟使用商标进行修改，比如增加或者减少文字，增强与在先商标的区分（需要注意增减之后再做查询）。将拟使用的商标在设计上进行缩小处理，降低在整个包装上的视觉面积占比；或者将拟使用的商标进行变形化设计或模糊化设计，降低在这个包装上的视觉冲击力，这些方式不足以规避侵权风险，但是可以在一定程度上降低混淆可能性，能够降低一些侵权风险或者赔偿金额。将拟使用的标志与企业已有的注册商标组合在一起使用，与在先的商标形成一定的差异。
这个过程中要用好潜在的抗辩理由。比如，若有叙述性合理使用的抗辩可能性，则在标志设计方面进一步强化这种效果，在白酒包装上使用“红花瓷”的，在已经存在“红花瓷”注册商标的情况下，修改为“红花瓷包装”、“红花瓷装”使用，当然这种描述要客观合理，比如包装瓶确实是红花瓷风格。如果是做牙膏牙刷产品，确定消费对象为男士的，在已有“男士”注册商标的情况下，则考虑使用成“男士专用”、“男士专款”。若在先商标存在连续三年不使用可提出不予赔偿抗辩的，可以作为判断风险程度的参考，但也要明确，这一理由不足以规避被判侵权的风险——若侵权成立，即便是不赔偿，判令停止使用的影响也是很大的。
3、必要时“釜底抽薪”
如果查到的在先商标已经注册满三年且没有使用记录，可以考虑提起撤销三年不使用申请。如果涉及缺乏显著性等违反注册事由的情况，可以提起无效宣告。如果已经成为通用名称，可以考虑提起撤销通用名称申请，当然撤销通用名称的举证难度或比无效宣告难度大，这种情况还是优选无效宣告。当然，能够支出合理费用购买在先商标的，则有助于从根本上解决问题，这是非常值得考虑的方向。
4、自身确权很重要
如果经过评估拟使用商标有注册成功的机会，则尽早递交申请注册。申请注册涉及到对在先商标的撤三、无效宣告或者撤销通用名称的，则需要衔接好时间。如果拟使用商标通过比较困难的，则需要做一些修改进行申请。成功注册是有效排除侵权风险的重要方式，但如果注册不成功，驳回记录可能会增加一些被判侵权的风险，这是需要谨慎权衡的。
四、必要的补充说明
本文讨论的是评估商标侵权风险的一般思路，具体做法并不是绝对的，要结合实际情况来把握。实务中的相关因素更加复杂多变，给出一个最终结论往往有困难，这个过程中的责任心和经验极为重要：需要核实的基础信息是多方面的和繁杂的，工作量非常大，没有足够的责任心很难做到位；而侵权风险涉及到多方因素，涉及到对大量信息的整合与判断，以及对司法判例的大量积累与动态跟进，需要有足够的经验积累和知识更新。
商标风险评估工作中最让人为难的是如何平衡法律风险与商业需求之间的矛盾关系。一方面，很多时候理论上的侵权风险是客观存在的，并且作为一名法律工作者，思维方式往往是比较严谨甚至是保守的；另一方面，企业做风险排查的初衷并不在于毙掉一个又一个所青睐的商标名，而是尽量在风险可控的情况下使用其认为商业价值较高的商标。这个过程中，笔者认为，首先需要将法律风险明确提出来，这是我们做侵权风险评估的基本职责所在，然后在此基础上考虑降低甚至规避风险的可能性及方法，切勿本末倒置，给使用带来侵权隐患。
企业在启用一个新品牌、使用一款新包装过程中，仅仅按照上述方式评估商标侵权风险还不够，还需要排除其他法律风险。比如反不正当竞争法中“知名商品特有名称、包装、装潢”条款的风险，广告法中极限用语、虚假宣传等违法风险，著作权法中侵权美术作品的风险，甚至还有商标法里违反禁用条款的问题，以及品牌被淡化、被通用化的风险。只有充分考虑到多方面的因素，才能给出一个最终答案，企业才能做出一个相对最优的选择。限于篇幅，这些内容笔者将另撰文讨论。
