杜邦起诉达迈:相同的专利在中国却被宣告无效!

发布时间:2020-11-20 作者:田野、曾雪 来源:TP情报社 阅读量:1912

■事件回顾

近年来,随着折叠屏手机进入大众视野,对柔性显示器的研究与讨论愈加热烈,随着其性能要求的提高,薄膜材料聚酰亚胺(Polyimide,PI)作为关键材料扮演着举足轻重的角色。聚酰亚胺具有高绝缘性、耐弯折、耐高温、重量轻且能制成薄膜,也可根据实际需求设计为透明膜,是光学材料最佳的候选者,不论是作为结构材料或是作为功能性材料,其巨大的应用前景已经得到充分的认识。

近期,一场关于聚酰亚胺的专利战引起大家的广泛关注,具体涉及:美国杜邦公司于2020年10月08日针对台湾聚酰亚胺生产商达迈科技提起诉讼,主张达迈侵犯其在台湾已授权的发明专利TWI519576B“消光表面处理之聚酰亚胺膜与关于此膜之方法”,同时请求达迈给付新台币陆佰陆拾伍万元整(折合人民币约155.68万元)。

在上一篇文章《带你领略杜邦消光聚酰亚胺专利的“罗马城”》中,我们为大家介绍了杜邦消光聚酰亚胺的专利布局概况。那么这座城的城墙真的是如此固若金汤吗?为了揭开这个谜底,今天我们就再来和大家聊聊涉案专利TWI519576B的故事。

 

01

关于TWI519576B

该专利于申请日为2010年08月03日,并于2016年02月01日获得授权,该专利享有两项优先权:US12842174,申请日为2010年07月23日;以及US61230934,申请日为2009年08月03日。

02

以守为攻:59个同族

TWI519576B所保护的聚酰亚胺消光膜作为杜邦在聚酰亚胺领域非常重要的一项技术,被杜邦足足共布局了59个专利同族,这里包括了6件美国授权;2件中国大陆授权;4件中国台湾授权,1件欧洲授权;2件日本授权和2件韩国授权。具体同族信息见下图(每件申请仅显示最近公开文本的公开号)。然后进一步发现,在中国大陆的两件授权专利里,在后的一件居然被全部无效掉了,在先的一件反而安然无恙,而在台湾也有,1件无效诉讼后维持有效,所以这后面存在玄机。

03

战马失蹄:1胜1败

首先我们关注台湾被提起无效诉讼的这件专利TWI519576B。

 

无效诉讼一 :原告3次请求,均被驳回

2018年10月24日由谢敏慧(下称原告)提出无效请求,请求权利要求1-7无效。经过审查,最终由经济部智慧财产局于2018年11月21日宣告驳回原告请求,专利权维持有效(涉及案号:(107)智專三(五)01021字第10720993300號)。针对上述判决,原告不服,于2019年07月26日再次提起请求,经济部再次驳回其诉求(涉及案号:经诉字第10806305520號)。针对上述判决,原告仍然不服,遂于2019年11月18日再次提起上诉,智慧财产法院于2020年03月31日做出最终判决:驳回原告请求,专利权维持有效(涉及案号:智慧财产法院108年度行专诉字第68号判决)。

目前这件授权有效专利的权利要求1保护范围如下所示:

一种基膜,其包含:A.经化学转化的聚酰亚胺,其量为该基膜的71重量%至96重量%,该经化学转化之聚酰亚胺系衍生自:a.基于所述聚酰亚胺的总二酐含量至少50摩尔%的芳族二酐,以及b.基于所述聚酰亚胺的总二胺含量至少50摩尔%的芳族二胺;B.碳黑,其以所述基膜的2至9重量%的量存在;以及C.聚酰亚胺颗粒消光剂;其中,该基膜具有大于1400V/mil的介电强度。

两年间对手发起了3次请求,TWI519576B的专利权仍然维持有效。这就给了杜邦对专利权稳定性极大的信心,在台湾,杜邦有了足够的“勇气”向达迈发起侵权诉讼。

无效诉讼二:中国同族,铩羽而归

我们聚焦在后授权的这件中国同族CN103788652B(申请号201410027400.1,申请日2010年08月03日,并于2016年08月24日获得授权)该专利实际上是CN102482418B(2014年03月05日获得授权)的分案申请。

CN103788652B权利要求1的保护范围为:

基膜,所述基膜包含:A.化学转化的聚酰亚胺,其量为所述基膜的71至96重量%,所述化学转化的聚酰亚胺衍生自:a.基于所述聚酰亚胺的总二酐含量至少50摩尔%的芳族二酐,和b.基于所述聚酰亚胺的总二胺含量至少50摩尔%的芳族二胺;B.低电导率炭黑,其以所述基膜的2至9重量%的量存在,该低电导率炭黑选自槽法炭黑、炉法炭黑或者挥发份含量大于或等于1%的炭黑;以及C.聚酰亚胺颗粒消光剂,所述消光剂:a.以所述基膜的1.6至10重量%的量存在,b.具有1.3至10微米的中值粒度;采用Micro-TRI-Gloss光泽计测量,所述基膜具有2至35的60度光泽度值,并且基膜的两面是无光的。

 

那么,CN103788652B专利的无效诉讼始末又是怎样的呢?

 

无效请求人吴歌于2017年07月21日向专利复审委员会提出了无效宣告请求,主张权利要求1-7全部无效。原告提供了足足十篇现有技术来评价CN103788652B的创造性。

杜邦针对上述无效宣告请求,于2017年10月13日提交了意见陈述书、权利要求书的修改替换页,同时也给出了12篇反证。修改围绕着权利要求1里的炭黑组分做文章,直接把低电导率炭黑改成了更具体的槽法炭黑和炉法炭黑的炭黑,和挥发份含量大于或等于1%的炭黑,形成了两组并列的权利要求。

口头审理阶段,合议组果然认为这样的修改过于大胆,因为删除炭黑为低电导率炭黑的限定,导致权利要求保护范围扩大,不符合专利法中修改的相关规定,不予接受,确定口头审理文本为授权公告文本。

合议组认为:由于无机颗粒和有机颗粒的化学性能截然不同,在没有实验数据进一步证实的情况下,本领域技术人员无法确信将实施例组合物中的无机颗粒替换为聚酰亚胺颗粒后仍可达到减少消光剂使用、且介电强度更好、基膜两面均具有2至35的60度光泽度值的技术效果。因此,该专利说明书没有对发明做出清楚、完整的说明,不符合专利法第26条第3款的规定。综上,专利复审委员会于2019年08月30日宣告201410027400.1号发明专利权无效。该中国同族的权利要求被全部无效,揭露出其相同发明点的同族专利的稳定性存在一定的潜在风险,这无疑给了杜邦当头棒喝。

大家一定好奇:一个同族为什么会有两种截然不同的结果?CN103788652B的无效是否会影响另外母案CN102482418B以及TWI519576B的稳定性呢?那我们来细细解读下它们保护的内容。

首先我们来看CN102482418B和CN103788652B的保护范围的区别:

CN103788652B在母案CN102482418B的基础上,删除了组分C“具有2至4.5g/cc的密度”的限定,并增加“所述消光剂为聚酰亚胺颗粒消光剂”的限定。

从合议组给出的意见来看,合议组不认同在申请日时可以预见聚酰亚胺颗粒消光剂的技术效果,但至于具有2至4.5g/cc的密度颗粒的消光剂,可以是实施例组合物中的无机颗粒,因此这种通过密度来保护的消光剂,实际上存在申请日时可以根据说明书记载的内容得到确认的落入密度范围内的无机颗粒方案,但同时也有无法确认其效果的密度落在范围内的聚酰亚胺颗粒消光剂,所以沿着合议组在CN103788652B上的评价思路,母案也有可能概括了一个大的范围,里面包含了申请日之前无法得到验证的聚酰亚胺颗粒消光剂的方案,这样看来,也是具有一定被无效的风险的。

那我们来看目前起诉达迈侵权所用到的TWI519576B,与CN103788652B相比,TWI519576B在保护边界上有如下不同:

(1)没有关于炭黑组分来源的限定(选自槽法炭黑、炉法炭黑或者挥发份含量大于或等于1%的炭黑);

(2)缺少对组分C含量和粒度的限定(以所述基膜的1.6至10重量%的量存在,具有1.3至10微米的中值粒度);

(3)缺少效果参数光泽度值的限定(采用Micro-TRI-Gloss光泽计测量,所述基膜具有2至35的60度光泽度值,并且基膜的两面是无光的);

(4)但增加了有关基膜介电强度的限定(该基膜具有大于1400V/mil的介电强度)。

也就是说,TWI519576B也是用了聚酰亚胺颗粒消光剂,但关注的效果是介电强度,同样也可能因为“无法确信将无机颗粒替换为聚酰亚胺颗粒后仍可达到预期效果”的理由,被无效掉。

 

04

写在最后

看来杜邦消光聚酰亚胺专利布局的城墙并不是固若金汤的。值得思考的是:此次CN103788652B被全部无效,究其原因,是否有可能是杜邦在专利申请日以前的研究主要以无机颗粒作为消光剂为主,还未开展使用聚酰亚胺颗粒消光剂的相关研究,当时的专利申请只是进行了战略上的布局呢?而对达迈提起TWI519576B的侵权诉讼是否有可能是由于达迈使用了聚酰亚胺颗粒消光剂呢?而如何通过前瞻性的专利布局来预期对未来市场的控制,同时又不失稳定性,是这件案子可以带给我们的深刻思考。

 

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作者|超凡知识产权 田野、曾雪

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