“我的商标我可以做主吗?”(上)——简述“意思自治原则”在商标确权代理实务中的运用

发布时间:2020-12-20 作者:袁利华 来源:中国知识产权杂志

《民法典》在总则中确定了民事主体就“商标”享有专有权利。[1]既然商标所承载的权利被纳入《民法典》作为了一项基本的民事权利,则其与“商标”有关的民事法律关系应当体现“意思自治原则”。但是在商标确权这一程序中,因涉及到商标行政管理的相关内容,故而“意思自治原则”在商标确权代理实务中的运用情况就值得探讨了。

 

概述

《民法典》第五条规定:民事主体从事民事活动,应当遵循自愿原则,按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。该条款的内容即“意思自治原则”的相关规定,其核心即“自愿”“意思自治”。作为民事法律关系客体的“商标”,在民事法律关系设立、变更、终止的过程中,是应当符合这一原则的。

但是基于《商标法》“保障消费者和生产、经营者的利益”这一立法目的,商标权利人在处分“商标”时会受到“社会公共利益”的限制。笔者认为此种限制不应当过于苛责,在维护“社会公共利益”的情况下,权利人对权利客体处分的“意思自治”应当被充分尊重。因此,在商标实务过程中,代理人或律师是可以从该原则出发,在实际代理活动中运用该项原则,帮助客户解决问题。

 

“意思自治原则”在商标申请过程中的体现及适用

商标申请是在“商标”上创设权利的方式之一,当然其他的方式还包括使用等。结合代理实际,本文将商标申请过程中的商标驳回复审、商标的异议(答辩)、商标的不予注册复审(答辩)用以分析。笔者认为在前述程序中是可以适用“意思自治原则”为客户提出一些非常规解决方案。具体来看:

 

1.商标驳回复审阶段

商标驳回复审阶段的“共存协议书”是常见的为争取驳回复审而出具的一个书面的“意思表达”,即与引证商标的权利人协商出具一份关于同意“申请商标”与“引证商标”共存的协议。关于“共存协议”的效力问题,具体规定在了《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.12条中。[2]

同时,《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》规定附条件的共存协议不予采纳,且规定“引证商标权利人出具共存协议后,以诉争商标与引证商标构成近似商标为由,提起不予注册异议或者请求无效宣告的,不予支持,但该协议依法无效或者被撤销的除外”。

从该条规定中可以看出,“共存协议”要求引证商标权利人是无条件的出具,且对引证商标权利人的限制持续到该申请商标消亡为止。

但是该规定也存在一定问题,如果“共存协议”上并未附条件或附期限,而申请人与引证商标权利人另外达成一份约定引证商标权利人出具该共存协议具有一定的条件或期限的民事协议(以下简称“民事协议”),而后申请人与引证商标权利人就这份民事协议发生争议,该民事协议无效了,那么“共存协议”是否有效?如果是“共存协议”已被采纳,申请商标已经注册,那么这份无效的民事协议,是否可以否定先前“共存协议”?那此时已经确权的“商标”又该如何处理呢?笔者认为在处理该问题时需要遵循合同法的基本规则,如果民事协议无效,共存协议应当无效。为此产生的相关责任,根据过错原则进行认定。而至于涉及到的商标问题,则应当通过确权之诉进行认定。

 

2.商标的异议或不予注册复审(答辩)阶段

商标的异议是两个商标甚至多个商标权利主体对抗的过程,在以“侵害他人在先权利”为由的商标异议中,商标权利主体是平等的关系,那么“意思自治原则”即可适用,亦该被纳入解决争议应考量的范围。

一般市场主体在构建自己商标体系时,遵循的规律是:核心商品/服务上的核心商标——关联商品/服务上与核心商标近似的商标——全类保护。从该规律来看,商标权利人(以下称“异议人”)提起异议程序,是为了维护其品牌在特定市场上的显著性和其商业价值,而作为被提起异议的商标的另一方权利人(以下称“答辩人”,默认为善良主体,恶意主体不在讨论范围内)在申请注册商标时,极有可能是基于防御性申请注册,闯入了异议人的“商标保护体系”而被“排挤”。此时,答辩人完全可以在全面了解异议人的情况下,主动出击,与异议人进行谈判,或是主动放弃部分与异议人核心商品/服务有关的商品或服务,或是转让该部分商品或服务给异议人,来请求异议人主动撤回异议申请,从而有效的保全自己核心商标的权益,维护自己的商业利益。

 

下篇将继续讨论“意思自治原则”在商标移转和商标权利消亡过程中的体现。(未完待续)

 


 

参考文献:

1. 《民法典》在第一百二十三条规定:“民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:……(三)商标……。”

2. 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第15.12规定:引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同,且使用在相同或者类似商品上的,不能仅以共存协议为依据,准予诉争商标的注册申请。引证商标与诉争商标的商标标志近似,使用在相同或者类似商品上,引证商标权利人出具共存协议的,在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源。