“我的商标我可以做主吗?”(下)——简述“意思自治原则”在商标确权代理实务中的运用

发布时间:2020-12-21 作者:袁利华 来源:中国知识产权杂志 阅读量:278

在上篇中讨论了商标申请注册中“意思自治原则”的适用,本篇接着探讨“意思自治原则”在商标移转和商标权利消亡过程中的相关适用。

 

三、“意思自治原则”在商标移转过程中的体现及适用

商标移转即商标权利从一个主体转向另一个主体的过程,包括商标的转让、商标的继承等。《商标法》中规定了商标的转让问题,但是没有规定商标的继承问题。

 

1.“意思自治原则”在商标转让中的体现及适用

《商标法》中关于“商标转让”问题,做了如下规定:转让注册商标的,商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。

从上述规定中可知,商标转让要求一并转让相同或类似商品上的相同或近似商标。但是,假如商标权利人在相同或类似商品上有5枚相同或近似商标,却仅想转让3枚商标给另一个市场主体,此种情况下,该如何帮助商标权利人解决该问题呢?

笔者所在的代理机构在实务中即遇到过该问题,在转让过程中,收到了一份商标局下发的补正通知书,告知商标权利人需要将其名下另一枚近似商标一并转让,否则将不予受理。但是商标权利人表达其不愿将另一枚近似商标一并转让。此时,笔者所在的代理机构提出了参照驳回复审程序中的“共存协议”,提交了一份商标权利人和受让人共同出具的声明,声明书表明两公司均同意只转让部分商标,而对于其余的部分近似商标不一并转让。商标局最终亦采纳了声明书,核准了商标转让申请。该案例充分体现了相关审理机关对商标权利人“意思自治”的尊重,笔者相信在遇到此类问题时,采用前述方案是可以有效处理相关问题。

 

2.“意思自治原则”在商标继承中的体现及适用

基于“继承”的特殊性,只有权利人在世时才能充分体现其意志,因此,本文讨论的关于商标继承问题仅限于商标权利人在世时是以“遗嘱”的方式来分配商标的情况。《商标法》没有就商标继承问题做出相关的规定,但是参照商标转让中的问题,本文认为有如下几种情形需要考虑:

第一种,商标权利人仅有一枚商标,有多个继承人的情况下,商标权利人是可以将该商标分配给一个继承人或分配给多个继承人共有,这种情况下,商标权利人对商标的处分既符合继承相关法律规定,也与《商标法》规定不相冲突。但是在具体操作过程中会出现一个问题,如果商标权利人在去世前并未协助办理商标的变更,那么在其去世后,继承人是否可以用该遗嘱去办理商标的转让呢?笔者认为,这个问题的答案是肯定的。

第二种,商标权利人有多枚商标,有多个继承人的情况下,商标权利人是否可以将相同或近似商标分配给不同的继承人?参照商标转让的规定,为了避免混淆和维护消费者的合法权益,原则上相同或近似商标不应该归属于不同的权利人,但是既然在实务中,审理机关能够采纳转让人和受让人关于转让部分商标的声明,那么“遗嘱”作为商标权利人“意思”的表示,理应予以尊重。

 

四、“意思自治原则”在商标权利消亡过程中的体现及适用

《商标法》中规定了四种商标权利消亡的情况,一是商标专用权期满不续展;二是被他人提起无效宣告;三是被他人提起撤销;四是不规范使用注册商标期满不改正的。与这四种消亡方式对应的维护商标专用权的方法即商标续展、商标的使用、防止商标显著性的丧失以及规范的使用注册商标,“意思自治原则”在这前述程序中亦可以适用。

首先,关于商标专用权续展,商标权利人在对商标进行续展时,可以根据其意思选择全部或部分商品或服务进行续展,这应当是毫无争议的。事实上,在实务过程中,大部分商标权利人均会采取在全部商品或服务上进行续展。但选择部分商品或服务进行续展,也应该值得提倡,这是基于对商标维护的时间成本、金钱成本而做出的理性决策。

其次,关于商标的无效宣告,除以绝对理由提起的争议无法适用意思自治原则外,其他与异议情况一致,此处不赘述。

再次,关于商标撤销,无论是连续三年不使用的撤销还是商标通用名称的撤销,在实务中,申请人对他人商标提起撤销主要是基于两个方面的考虑,一是申请人为避免自己商标被驳回;一是申请人为了避免侵权惩罚。显然,在撤销中亦是一个双方平等权利主体之间关于“商标”的较量。

因此,作为代理人或律师,除了案件代理方面的常规答辩外,更应该积极主动的去了解撤销程序启动的原因,从而与对方进行沟通、谈判,达成一个和解或是商标共存,或是放弃一部分非核心商品或服务的利益,或是与对方进行一定的商标权利的置换等的结果,这比陷入持久的商标确权程序中更有效率。

最后,关于标的不规范使用被商标局撤销,这是一个纯粹的具体行政行为的问题,因此无讨论之前提。

“商标”是从事社会主义市场经济活动的主体之间的权利载体,市场主体在处分“商标”时的“自由意志”应当被予以尊重,“我”的商标应当由“我”做主。