上篇我们分享了创造性判断的辅助因素（二）之发明克服了技术偏见；今天我们继续分享因素（三）之发明取得了预料不到的技术效果。
三、发明取得了预料不到的技术效果
【指南规定】
发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。
如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。但应当注意的是，如果通过本章第3.2节中所述的方法（注：“三步法”），可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，且能够产生有益的技术效果，则发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。
发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中。否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。
【案例1】
案号：（2014）知行字第84号
专利号：99800339.5
专利名称：无铅软钎焊料合金
详情：涉案专利权利要求1的内容为，“无铅的焊料合金，其特征在于，含有0.3-0.7wt%Cu，0.04-0.1wt%Ni，其余为Sn”；证据1公开了一种用于半导体的合金连接材料，其中一种合金组成包括0.5wt%的Cu、0.5wt%Ni、余量为Sn。涉案专利权利要求1相对于证据1的区别是Ni的含量不同。
专利权人再审申请称：“证据1公开的发明属于化学领域的发明，没有公开的物质性能不能从其本身的结构、组成等物理化学性质显而易见地得出或预见到。调节Ni的添加量能够起到改善钎焊料流动性的效果在证据1中既没有直接记载也没有间接提示，本领域普通技术人员根据证据1的记载无法直接推论出这种技术效果，得不到技术启示。镍具有抑制铜与锡金属间化合物生成的能力没有被现有技术所公开，且不能从镍具有与铜无限互溶的固有特性推断得出，对于本领域技术人员来说该功能是不可预料的。”
最高人民法院再审认为：“本专利权利要求1与证据1的区别技术特征仅为Ni的含量不同。在此情况下，判断本专利权利要求1是否具有创造性，则应当考虑该数值范围与现有技术相比的技术效果是否产生了质的变化，具有新的性能，或者产生了量的变化，超出人们的预期。斯倍利亚社虽主张调节Ni的含量能够改善熔融焊料合金的流动性，但从其据以佐证的本专利说明书第7页附表所示试验数据的记载来看，该组数据不能证明权利要求1限定的Ni的含量范围相较于证据1公开的技术方案，以及包含有该技术方案的修改前的技术方案中Ni的含量范围，在改善流动性方面具有预料不到的技术效果，也不能说明焊料合金的伸长率仅仅是由Ni的含量决定的，更不能确定或教导焊料合金中Ni的含量不同和伸长率有何必然联系，且本专利说明书中亦未记载附表中的伸长率与熔融焊料合金的流动性的线性关系。因此，本专利权利要求1对于Ni含量的选择，是本领域技术人员通过有限的试验就可以得到的，并未取得意料不到的技术效果，其相对于证据1而言是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步，专利复审委员会认定其没有创造性，一审、二审法院予以维持是正确的。”
【案例2】
案号：无效决定18653号、一审判决（2013）一中知行初字第180号、二审判决（2013）高行终字第1754号
专利号：200780016464.X
专利名称：耐腐蚀性优良的不锈钢、耐间隙腐蚀性和成形性优良的铁素体系不锈钢、以及耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢
详情：涉案专利（在无效程序中修改后）的权利要求7为“一种耐间隙腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其特征在于，以质量%计含有：C：0.001~0.02%、N：0.001~0.02%、Si：0.01~0.5%、Mn：0.05~1%、P：0.04%以下、S：0.01%以下、Cr：12~25%，按照Ti：0.02~0.5%、Nb：0.02~1%的范围含有Ti、Nb中的一种或二种，并且按照Sn：0.005~2%的范围含有Sn，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成”。附件4公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢，以重量%计，含有C：0.001~0.1%，N：0.001~0.05%，Cr：10~25%，S：0.01%以下，P：0.04%以下，Mn：0.01-2%，Si：0.01-2%，O：0.01%以下，Sn：0.05%~2%，还含有Ti：0.01%~1%，Nb：0.01%~1%的1种以上，剩余部分由Fe和不可避免的杂质构成。本领域公知附件4中所述的O属于不可避免的杂质。经对比可知，本专利权利要求7与附件4上述技术方案的区别在于：权利要求7所述Mn、Ti的含量范围在附件4所述范围之内。
涉案专利相关实验结果如下（部分元素及其含量）：
无效审查决定认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4公开了Mn和 Ti的上限及下限，同时附件4中多个实施例选用了0.05~1%范围内的Mn、0.02~0.5%范围内的Ti，“权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息”。专利权人认为：“附件4旨在得到一种高温强度优异的不锈钢，本专利旨在得到一种耐腐蚀性优良的不锈钢，二者发明目的和要解决的技术问题完全不同，各元素在其中所起的作用也不完全相同，附件4中也没有给出任何提高耐间隙腐蚀性的教导，例如本专利比较例C16各组分含量均在附件4所述范围之内，仅Cr含量不在本专利所述范围之内，该产品的最大侵蚀深度达925μm，耐间隙腐蚀性差，由此表明根据附件4不能想到解决耐间隙腐蚀性的问题，本专利取得了意料不到的技术效果。”对此，无效审查决定认为，“首先，……该实验数据不足以证明C16产品的性能结果仅由Cr含量导致，也不足以证明本专利具有区别于附件4的预料不到的技术效果；其次，……并不要求现有技术中全部方案均能达到要求保护的技术方案能够实现的技术效果，也就是说，即使附件4中有部分方案的耐间隙腐蚀性能不够高也不必然导致本领域技术人员根据附件4不容易想到本专利权利要求7所述的技术方案”；最后，本专利权利要求7与附件4公开的技术方案并不存在Cr含量范围不同的差别。
一审法院认为：“需要考虑本专利说明书中是否有证据表明，该区别的存在使得权利要求7具有了预料不到的技术效果，使不锈钢具有耐间隙腐蚀性的效果，并以此确定其实际要解决的技术问题是达到一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢。……本专利说明书中只有编号为C1的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，……权利要求7相对于附件4不具备创造性。” 据此，一审法院维持了无效审查决定。
二审法院认为：“从本专利说明书载明的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性。”据此，二审法院撤销了无效审查决定和一审判决。
【观点与案例评述】
“取得预料不到的技术效果”涉及三个关键问题：1）预料不到的技术效果与“技术启示”之间的关系；2）依据预料不到的技术效果判断创造性时能否脱离“三步法”；3）如何认定技术效果的“预料不到”。
1）预料不到的技术效果与“技术启示”之间的关系
《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，要求同时具备（突出的）实质性特点和（显著的）进步。“三步法”是用于判断（突出的）实质性特点的，其落脚点是技术方案是否显而易见，目标或者重点在第三步“技术启示”的判断。“（显著的）进步”是独立于“技术启示”或（突出的）实质性特点判断创造性的条件，看似与“三步法”无关，但仔细研究“三步法”就会发现，其第二步确定“实际解决的技术问题”的时候，需要将“该区别技术特征所能达到的技术效果”作为基础，进而在第三步时影响“技术启示”的判断。
运用“三步法”判断是否显而易见时，《专利审查指南2010》规定：“（1）确定最接近的现有技术……（2）与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题……作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础……（3）从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。……”
据此，“技术效果”影响对“发明实际解决的技术问题”的确定，进而影响是否具有技术启示、技术方案“是否显而易见”的判断。[1]根据《专利审查指南2010》所列出的“通常认为现有技术中存在上述技术启示”的[2]第（ii）和（iii）的情形，可以得出如下结论：若区别技术特征与现有技术的相关技术手段在发明中的作用不同，即解决的技术问题不同、技术效果不同，则不具有技术启示；“如果发明产生了预料不到的技术效果，一般情况下也说明由此提出的实际解决的技术问题也是难以预料的，进而意味着，现有技术没有给出明确、充分的解决该技术问题的技术启示，于是，该发明的得出也将会是非显而易见的”。[3]反过来，若发明是显而易见的，则其技术效果通常是可以预料的；若发明是非显而易见的，则其技术效果是难以预料的。可见，技术方案的显而易见性与技术效果的可预期性通常是“同消同长”的，技术方案越是非显而易见，技术效果越难以预料。
而对于《专利审查指南2010》所列出的“通常认为现有技术中存在上述技术启示”的第（i）的情形，即所述区别技术特征为公知常识时，通常“默认”该情形下所得到的技术方案是显而易见的，技术效果亦是可以预期的。若该情形下“取得预料不到的技术效果”，“按照国际上普遍采用的创造性判断标准，对‘实质性特点’和‘进步’这两个方面的要求应当进行综合判断，此‘长’可以彼‘消’”[4]，从而认定发明具有创造性。例如，对于技术方案本身显而易见的选择发明来说，“选择所带来的预料不到的技术效果”是创造性判断的主要考虑因素。[5]另一方面，“预料不到的技术效果”能够推翻前述技术方案本身显而易见的“默认”，表明不具有技术启示。即《专利审查指南2010》第二部分第四章5.3的规定：“当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。”
可见，技术效果与是否显而易见密切相关，通常情况下，如前所述，两者是“同消同长”的，技术方案的非显而易见同时意味着技术效果的预料不到。只有在“区别特征为公知常识”这样显然具有技术启示的情况下，“预料不到的技术效果”的作用才凸显出来。据此，在技术方案非显而易见和显然具有技术启示这两种情形下，取得预料不到的技术效果，均表明发明具备创造性。即《专利审查指南2010》第二部分第四章6.3的规定：“如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。”因此，“预料不到的技术效果”是具备创造性的充分要件，“取得预料不到的技术效果”和技术方案的非显而易见两者具备其一，即可认定具备创造性。
2）依据“预料不到的技术效果”判断创造性时能否脱离“三步法”
上述案例2中，二审法院认为，指向涉案专利的实施例C1的最大侵蚀深度比指向现有技术的对比例C16的效果提高了44%，可以认为取得了预料不到的技术效果，据此，抛开了“三步法”径直以具有预料不到的技术效果认可涉案专利的技术方案具备创造性。
然而，该案中，涉案专利与现有技术的区别特征在于，涉案专利选取了更窄范围的Mn和Ti含量，而C1和C16的Mn和Ti的含量均在涉案专利所选择的的更窄范围内，也就是说，二审判决所称的预料不到的技术效果并非由区别技术特征Mn和Ti含量的不同带来的。既然是选择发明，预料不到的技术效果就应当是“选择”本身所带来的，该二审判决忽略了区别技术特征与预料不到的技术效果之间的关联。[6]《专利审查指南2010》第二部分第四章6.4还专门强调：“发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。”
实际上，根据说明书的记载和专利权人的陈述，C1的技术效果优于C16的原因在于Cr含量的不同，C1的Cr含量为16.21%，C16的Cr含量为10.95%。而涉案专利限定“Cr：12~25%”，现有技术的“Cr：10~25%”，即二审判决所称的“对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案”。倘若C1相比于C16所取得的“预料不到的技术效果”确实是由于Cr含量的变化带来的，但是，鉴于“Cr：12~25%”相对于“Cr：10~25%”不具有新颖性，不能以“获得预料不到的技术效果”对不具有新颖性的产品权利要求授予专利权，而应当“改变要求保护的发明类型，例如改为用途发明，体现贡献特征来区别于现有技术”。[7]因此，不能脱离技术方案（权利要求的限定）或区别技术特征来谈“预料不到的技术效果”，因为专利权的授予是以权利要求所限定的技术方案为基础的。
《专利审查指南2010》指出，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比；最高人民法院在案例1中强调，预料不到的技术效果应当是由区别技术特征所带来的。据此，在依据“预料不到的技术效果”判断创造性时，首先应当确定最接近的现有技术，然后再分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比存在的区别特征，最后再根据该区别技术特征所达到的技术效果，判断是否属于本领域技术人员“预料不到”的。可见，“预料不到的技术效果”的判断需以“三步法”的前两步为基础。另一方面，如前所述，技术效果的可预期性也与是否显而易见密切相关。因此，在依据“预料不到的技术效果”判断创造性时，不能脱离“三步法”，两者的关系可用下图表示：
3）如何认定技术效果的“预料不到”
在具体判断技术效果能否预料时，需考虑本领域技术人员的预见水平。在判断是否产生“质”变时，“重点需要判断产生该质变的新性能与现有技术中已经公开的已知性能的相关性，确定两者之间是否能够建立联系。如果基于已知性能和新性能的内在联系，能够从已知性能合理推测出新性能，则通常意味着所述‘质’变效果实质上是可以预期的，并不属于预料不到的技术效果”。[8]例如，在“新的化合物以及用于治疗的方法”专利复审案（第95778号复审决定）中，对于结构和性质类似的生物电子等排体-O-与-NH-，本领域技术人员可以预期的是两者替换后在药理活性方面不会产生特别明显的变化，无法预料到采用前者的化合物能够提高抑制癌细胞生长的活性。技术效果是否可以预料需通过技术方案进行判断，若技术效果的提升是由区别技术特征本身所带来的或固有的，[9]则该技术效果是可以预料的。正如最高人民法院在“治疗乳腺增生性疾病的药物组合物及其制备方法”专利无效行政诉讼再审案（（2013）知行字第77号）中所述，“通常，现有技术中给出的技术启示越明确，技术效果的可预见性就越高”。
对于是否产生“量”变，是判断的难点，没有绝对的标准，“要结合所属技术领域的普通技术知识，根据相关背景技术给出的总体教导来判断”。[10]例如，在“一种治疗痹症的药物”专利无效行政诉讼案（（2012）高行终字第741号）中，治疗效果从80%提升至91.5%；又如，在“骨生成促进剂”专利复审案（第38782号复审决定）中，酶含量的2倍的差异却产生了10倍以上的活性优势，这些都涉及“量”变的判断，不过，“骨生成促进剂”专利复审案还有“技术启示”的加成。
参考文献：
1.李越、王秩和杜国顺：《预料不到的技术效果与专利创造性评判（下）——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起》，载《中国知识产权》2015年总第101期；代玲莉：《预料不到的技术效果在发明创造性评判中的关联性考量》，载《科技与法律》2016年第4期。
2.《专利审查指南2010》第二部分第四章3.2.1.1（3）。
3.同前注李越、王秩和杜国顺：《预料不到的技术效果与专利创造性评判（下）——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起》，载《中国知识产权》2015年总第101期；石必胜：《意料不到技术效果是创造性判断的“辅助”因素吗？》，载“知产力”公众号，2015年7月28日，https://mp.weixin.qq.com/s/QXwQJVMpcPlA0jQQ0-JLtw。
4.尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第263页。
5.《专利审查指南2010》第二部分第四章4.3 选择发明。
6.同前注李越、王秩和杜国顺：《预料不到的技术效果与专利创造性评判（下）——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起》，载《中国知识产权》2015年总第101期。
7.同前注马文霞等：《“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量》，载《中国发明与专利》2013年第2期。
8.同前注马文霞等：《“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量》，载《中国发明与专利》2013年第2期。
9.马文霞：《“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量》，载《中国知识产权报》2013年12月18日。
10.同前注马文霞等：《“预料不到的技术效果”在创造性判断中的考量》，载《中国发明与专利》2013年第2期。
