在海外商标维权中巧用商标知名度延伸

发布时间:2021-02-22 作者:徐红星 来源:中华商标杂志

随着全球经济一体化进程的发展,中国企业在海外国家和地区被抢注商标的数量越来越多,频率也越来越高,商标侵权行为也日益频发。但是,企业解决商标抢注问题却困难重重,最常见的问题是在商标被抢注地没有在先权利,在抢注日之前也没有使用。

既无在先权利,又无在先使用,这基本上是失去了解决商标抢注问题最有力的两个“着力点”。但是,不少类似情况的商标抢注案件,企业都通过正常的商标异议、无效等法律程序成功维权,虽然在个案中采用的解决方案、使用的法律条款等各有不同,但是其中不乏对商标知名度延伸的使用。

 

一、“商标知名度延伸”在海外商标维权中使用的在先学术文章

2018年《中华商标》杂志公众号刊登的一篇文章《境外商标维权,如何运用知名度延伸》[1]中有一个案例:2007年,恒源祥(集团)有限公司(以下简称“异议人”)对2006年在香港第18类“皮革制品”及第25类“服装”类商品上的一件抢注商标“恒源祥+图形”(商标图样:“图片”)提出了异议。但是,异议人对其“恒源祥”商标的在先使用和注册均在中国内地,在中国香港地区并无直接的商业使用。对于该异议案件,异议人主要基于恶意抢注、异议人享有相同/类似商品上的在先相同/近似商标权、异议人享有该抢注商标的在先使用权来提异议。

对于抢注人恶意抢注这一点,异议人的处理方法为:详细阐述其商标的创意来源,以及其在中国内地的大量商标使用,同时通过提供香港与中国内地两地人员大量流通的大数据,争取证明其商标在中国内地的较高知名度已经延伸至香港,因而推定申请人的注册申请明显具有恶意的事实。香港知识产权署在审理中认为,被异议商标设计具有高度的独特性,第三方不太可能巧合设计该相同商标,支持异议人商标知名度显然延伸(spill-over reputation)至香港的观点,推定申请人具有“恶意”,最终驳回该抢注商标的注册申请。

但是,该案是在中国内地和香港存在特殊的地理位置、人员往来频繁这一特殊情况下采用了商标知名度延伸并被采纳和支持。若商标抢注发生在香港以外呢?商标知名度延伸还能适用吗?

该文中也列举了为争取官方支持知名度延伸观点的几个必要条件,即:1.商标设计应当具有较高显著性;2.申请人能够举证证明知名度延伸的大概率发生事实;3.抢注人确实可能知晓抢注商标存在,并存在抄袭恶意的相关事实情形。但是,由于各国各地区商标法中几乎均没有关于商标知名度延伸的明确法条规定,文章最后的总结“通过知名度延伸的认定,最终达到争取官方判定抢注人恶意、从而得以阻止抢注商标注册的可行性是存在的”看似仅成为了一种可能。但是事实并非如此。

 

二、“商标知名度延伸”在海外商标维权中的广泛应用

在解决海外商标抢注案件中,经常会用到“商标知名度延伸”,并且其适用性很高,适当使用解决案件的成功率也很高。但是,需要把“商标知名度延伸”转化为当地法律用语,以适用当国/地区的商标法律条款。以企业商标“HOMELINK.链家地产”(商标图样:“图片”)在菲律宾被抢注的异议案为例,该案情况与前例大致相同,即:商标所有人在菲律宾无在先商标权,在抢注商标申请日之前亦没有任何在先使用。在该案中就重点用了“商标知名度延伸”进行了突破。根据《菲律宾知识产权法》第123条第1项d款[2]“恶意注册”,第165条第1款[3]“注册商标不得与在先公司名称、商号相同或近似”,《巴黎公约》第6条之2“驰名商标”,以及“TRIPS协议”第16条第1款[4]“关于商标专有权的授予”的相关规定进行重点突破,具体如下:

1.证明抢注商标申请人系恶意抢注:通过提供“HOMELINK.链家地产”及相关商标/品牌的发展历史,该品牌在长期使用过程中在国内市场取得的知名度和影响力,以及发展O2O的商务经营模式(将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台)、异议人的公司资产情况等大量证据材料,“HOMELINK.链家地产”在抢注商标申请日之前在国内的知名度证据,证明“HOMELINK.链家地产”品牌在国内的消费群体中已经有了非常高的知名度和影响力。

2.证明致使消费者对商品/服务产生误认:通过提供“HOMELINK.链家地产”在互联网,尤其是知名网站,包括:Facebook、LinkedIn、Bloomberg及其他可以被菲律宾当地消费者广泛接触、浏览和使用的网站的搜索结果排名、点击量、点击率、使用情况的证据材料,以及“HOMELINK.链家地产”作为异议人的公司名称、商号长期使用和已在国内外取得的很高知名度证据,证明该商标在相同/类似服务“房地产经纪和投资”上注册和使用会造成消费者对产品/服务的来源造成混淆误认。

3.证明申请商标违反关于商标专用权授予的规定:并非在先商标申请/注册决定商标所有人,而是对商标的所有权决定了注册商标、被授予商标专有权的权利。通过提供异议人在抢注商标申请日之前在国内外已取得的大量商标注册证、版权证书、外观专利证书,以及商标在“房屋租赁、销售等房地产经纪”类服务上的使用证据等证明异议人是该商标的真正所有人,商标被第三者巧合地创造出完全一样的商标的可能性非常低。

4.其他影响到商标知名度延伸的证据:“HOMELINK.链家地产”商标在长期国内外使用中已经取得了很高的知名度和影响力,驰名商标著名商标认定文件,取得的很多荣誉和资质,公司的历史沿革、变更,以及公司网站等。

在综合考虑异议申请人是抢注商标的真正所有人、抢注人恶意注册的理由陈述和对应的证据材料后,菲律宾官方最终以抢注商标违反《菲律宾知识产权法》第123条第1款d项,以及“TRIPS协议”第16条第1款的规定判决异议人异议成功,驳回该抢注商标申请。

关于“商标知名度延伸”的适用,在全球很多国家/地区的商标法中都已经有明确的相关法律条款规定,比如:

日本《商标法》[5]第4条第1项第19款规定:与表示他人业务相关的商品或服务且在日本国内或外国消费者间已广泛认知的商标相同或近似,并以不正当的目的使用的商标不能取得注册。案例:2017年11月国内某申请人在日本第18类“箱包”类商品上申请“图片”(UMM UNDERGROUND MUSIC MOVEMENT)商标最终被日本官方以上述该条理由下发驳回。

韩国《商标法》[6]第34条第1项13款规定:与在国内或国外消费者间已被认为是标示特定商品的商标(地理标志除外)相同或近似,且出于不正当目的(即企图不当得利或对其特定人造成损失等)而使用的商标不得获准注册。案例:2019年6月国内某企业在韩国第9类“汽车用品;车载产品”类商品上申请“Lanmodo”商标被韩国官方以该条理由下发驳回。

印度《商标法》[7]第11条第6、7、9项的相关规定:商标局长在认定商标是否是驰名商标时,应当考虑其认为与认定商标为驰名商标有关的任何因素,其中包括:相关公众对该商标的知晓或认知,包括因商标推广而在印度取得的知晓;商标任何使用的持续时间、程度及地理范围;商标宣传的持续时间、程度及地理范围,包括在商标用于的商品或服务的交易会和展览会上的广告和宣传与介绍。

在认定商标是否在相关公众中驰名或是否为相关公众所知晓时,应当考虑:商标所用于的商品或服务实际或潜在的消费者数量;商标所用于的商品或服务分销渠道参与者的数量;商标所用于的商品或服务的相关经营行业。

在认定商标是否驰名时,商标局长不得要求以下条件:该商标已在印度使用;该商标已注册;该商标已在印度提出注册申请;该商标在印度以外的任何法域:驰名、已注册或已申请注册;该商标在印度全体公众间驰名。

中国台湾地区《商标法》[8]第30条第11项规定:相同或近似于他人著名商标或标章,有致相关公众混淆误认之虞,或有减损著名商标或标章之识别性或信誉之虞者。例:2019年02月台湾某自然人在第35类上注册申请商标“饿了麼”(商标图样:“”),最终被中国台湾商标注册机关驳回,理由是该商标在申请日之前已经在中国大陆被扎拉斯网络科技(上海)有限公司广泛、大量使用,在消费群体中有了很高的认知度和识别力,而本质上与以上香港的“恒源祥”案一样是对“商标知名度延伸”的认定。

因此,只要将“商标知名度延伸”问题“入乡随俗”地揉进对应国家/地区的国内法中使用,就能收到非常重要的作用和效果。

 

三、“商标知名度延伸”在海外商标维权中于区域性公约中的重点推广使用

在解决国内一些企业在拉美地区国家,如:哥伦比亚、墨西哥、智利、秘鲁等国的商标抢注问题时,针对同样的情况,即“无在先权利,也无在先使用”,建议企业可以采用《商标和商务保护泛美公约》[9](简称:“华盛顿公约”)的规定来提异议或无效。但是,若基于该公约提异议,需要满足两个条件:1.异议人需要在任一公约成员国有在先商标注册;2.申请人(抢注人)在申请或使用侵权商标前,已经知晓异议人在公约成员国内商标权的存在。若无法满足所述要件,则异议理由很难被支持。

对于第一个条件,即:在任一公约成员国有在先商标注册这一点,由于该公约的成员国共有19个[10],因此,国内企业很容易满足这一条要求。但是,第二条要求,即:抢注人在申请或使用侵权商标前已经知晓异议人在公约成员国内商标权的存在,当提起使用该公约时,几乎所有的国内企业第一反应都是无法满足这一点,没有证据。笔者早些年运用该公约处理过一些国内外企业在拉美地区的商标抢注问题,部分已经成功。第一条要求“在公约成员国内有在先商标权”,企业都很容易满足,但是第二点都很难满足,所以笔者在处理第二点要求的时候都用的是“商标知名度延伸”,提供证据或事实理由主张争议商标的知名度已经延伸至公约的相关成员国,推定抢注人在抢注商标申请日之前已经知晓异议人在公约成员国内商标权的存在。

由于“华盛顿公约”有19个成员国,对于第二条的要求,只要在任何一个成员国满足就可以,因此使用“商标知名度延伸”来满足这一条要求的难度系数就要大大降低,由于采用商标知名度延伸可选择的国家/地区范围很多,因而要较在其他国家/地区中更宜也更易使用。因此,在拉美地区遇到“无在先权利,也无在先使用”的商标抢注时,可以更多考虑该公约的使用,对于作为“大难题”的第二条要求,可以更多考虑用“商标知名度延伸”的方法来满足和解决。

 

四、小结

在海外遭遇抢注的商标基本都属于在中国境内已经大规模使用并具有一定知名度的商标,并且商标本身有较高的“抢注价值”,因而这些商标大多都满足“商标设计应当具有较高显著性”这一要求,因而在使用“商标知名度延伸”来解决海外商标抢注时比较容易被官方接受和支持“商标设计具有高度的独特性,第三方不太可能巧合设计该相同商标”这一点。同时,要“入乡随俗”巧妙地将“商标知名度延伸”融入到对应的国家法律中,以具体国家的国内法中的相关具体法律条款为基础,通过诸如相关网络热词在知名搜索引擎上搜索结果的排名、点击量、点击率,以及全球大数据等方法来达到证明抢注商标“知名度延伸”而被抢注人知晓的事实或大概率事实,进而解决海外商标抢注的问题。

 


 

注 释:

[1] 参见朱刚琴:《境外商标维权,如何运用知名度延伸》,《中华商标》杂志公众号2018年7月20日发布。

[2] 参见菲律宾 IP Code第123条第1项d款:A mark cannot be registered if it: d. Is identical with a registered mark belonging to a  difffferent proprietor or a mark with an earlier fifiling or priority date, in respect of: i. The same goods or services, or ii. Closely related  goods or services, or iii. If it nearly resembles such a mark as to be likely to deceive or cause confusion.

[3] 参见IP Code第165条第1款:A name or designation may not be used as a trade name if by its nature or the use to which such name  or designation may be put, it is contrary to public order or morals and if, in particular, it is liable to deceive trade circles or the public as  to the nature of the enterprise identifified by that name.

[4] 参见“TRIPS协议”第16条第1款:The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties  not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or  similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the  use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not  prejudice any existing prior rights, nor shall they affffect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

[5] 参见清华大学出版社,《十二国商标法》,刘成杰译,《日本商标法》。

[6] 参见韩国2016年02月29日《TRADEMARK ACT》Article 34(1)Notwithstanding Article 33, none of the following trademarks  shall be registered:13. Any trademark which is identical or similar to a trademark (excluding a geographical indication) recognized as  indicating the goods of a specifific person by consumers in the Republic of Korea or overseas, which is used for unlawful purposes, such  as unjust enrichment or inflflicting loss on the specifific person.

[7] 参见清华大学出版社,《十二国商标法》,李沣桦译,马威海校,《印度商标法》。

[8] 参见2015年12月15日实施中国台湾《商标法》。

[9] 参见2015.06.27-2015.07.03「集佳知识产权周讯」第522期文章《<商标和商务保护泛美公约>关于异议的相关规定简介》, 作者:徐红星。参考网址:http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/10/10-04/oas_trademark.xml.

[10] 19个成员国具体为:美国、秘鲁、玻利维亚、巴拉圭、厄瓜多尔、乌拉圭、多米尼加、智利、巴拿马、委内瑞拉、哥斯达 黎加、古巴、危地马拉、海地、哥伦比亚、巴西、墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯。