再谈欧盟商标转成员国单国商标申请制度

发布时间:2021-07-13 作者:徐红星 来源:中华商标杂志 阅读量:274

笔者于2019年11月在「中华商标杂志」上发表了一篇关于欧盟商标转欧盟成员国商标申请的文章《欧盟商标转单国商标申请制度与程序详解》(点击阅读),文章对欧盟商标转化的定义、转化的事由、转化的条件和限制、转化申请的审查以及公告和转达、转化的效力进行了详细的介绍,并在文章末尾以大数据的形式展现了中国申请人在欧盟商标申请量很大的现状,因而呼吁国内企业在欧盟商标注册过程中重视并积极利用欧盟商标转化这一制度带来的便利和优势,为欧盟地区商标注册和保护寻找更为有利的方法和救济措施。

近日有国内企业和业内同行因为欧盟商标申请被异议,并且答辩难度很大,于是打算在异议程序过程中撤回欧盟申请,转为核心几个欧盟成员国的申请,即在欧盟官方有异议判决之前撤回欧盟申请转为欧盟成员国的单国申请。他们根据该篇文章找到笔者,与笔者沟通此种情况转化的可行性。鉴于此,笔者就欧盟商标转欧盟成员国单国申请制度再进行一次针对性介绍。

 

第一部分:欧盟商标转化问题本质的理论探讨

如仅按照欧盟商标转化的相关法条的字面规定,上述情况可以直接归为商标撤回的情形,是可以直接申请转化的。但是,每种制度都有其设置的目的、背景和意义,相关法律和法条的规定也都有其对应的适用性解释。对于上述情况,业内代理了相关案件并遇到此种情况的同行反馈在咨询了多家欧盟律师后得出了不同的答案,即有可以转化的答复,也有不可以转化的答复。笔者也对该问题进行了较为深入的思考,从欧盟商标法中关于欧盟商标转化相关法律规定的行文和转化情形的描述,可以看到欧盟商标转化制度主要是救济性的目的,即有效保护欧盟商标因为各种原因无法注册或已注册的欧盟商标权消失时已取得可以在欧盟成员国内获取的在先权利,这一结果主要是被动性的,而非申请人发起的主动行为,即:欧盟商标无法注册或因缺乏显著性、未使用、被驳回等外在原因导致无法继续有效,这也符合欧盟商标转化制度设置的立法目的,因为法律不会规定一个只为了满足申请人自己喜好而没有实质内在法律意义的制度。

笔者与业内其他关注这个问题的代理机构律师、代理人进行了沟通,探讨国内业内专业人士对这个问题的认识,也得到了同样的回复,即欧盟商标转化原则上是救济性的程序设置,需要在欧盟商标有官方不予注册性的驳回、无效等决定后,才可以转化,这个程序设置类似于马德里商标国际注册遭遇“中心打击后的转化程序,即如没有遭到“中心打击”就不能转化,而申请人也不会在商标没有受到“中心打击”的情况下去主动转化,也肯定不希望遭到“中心打击”,自然也不希望主动去对没有问题的马德里注册商标进行转化;至于部分欧盟律师回复的这种情况可以申请转化,并且有在先转化成功的案例,这种是实务性的问题,完全不排除成功的可能性,但是也可能无法转化成功。

所以,摆在实际面临这种问题的国内企业面前的现实性困难,即如直接贸然撤回欧盟申请并申请成员国转化申请,则有可能转化不成功,如此就得不偿失了。

 

第二部分:欧盟商标主动转成员国单国申请的可行性

经与欧盟知识产权局多名审查员沟通上述欧盟商标在被异议的情况下申请人主动转化成员国单国申请的可行性,均得到了肯定答复,即此种情况下可以进行欧盟商标转化,理由如下:

1.根据《欧盟商标条例》第139条第1款的规定,欧盟商标注册申请被申请人撤回的情况,是申请欧盟商标转化的情形之一。

2.根据《欧盟商标条例》第139条第2款(b)项的规定,即关于欧盟商标不能转化为成员国申请的情形之一:如被第三方基于在先欧盟注册商标提出异议后被驳回,则申请人不能在任何一个成员国内进行转化。

3.根据欧盟商标审查指南的相关规定,即:

1)对于主动撤回欧盟商标申请并申请欧盟商标转化的情形,如商标撤回发生在官方下发了驳回决定之后,且驳回理由已可明确该商标不能在欧盟成员国中注册,则如没有对该驳回决定提起上诉,转化申请将被驳回;2)对于已在案件程序中的欧盟商标,如在官方最终裁决之前,若提起上诉的过程中申请人撤回申请、所有人放弃商标或持有人声明放弃指定欧盟的效力并申请欧盟商标转化的情形,不管是申请在所有欧盟成员国转化还是仅在部分欧盟成员国申请转化,官方会适用案件的驳回、撤销或无效的理由,驳回在申请转化的欧盟成员国内的转化申请。

因此,从欧盟审查员的回复以及欧盟商标的实际案件代理经验和欧盟审查实践来看,对于上述情况,即对被异议的欧盟商标申请在异议裁决下发之前主动撤回欧盟申请并转化为欧盟成员国单国申请是可行的,但是即便申请转化为欧盟成员国申请也同样会面临被同一异议人异议的风险,而最终能否在欧盟成员国内注册成功,也还是要看在异议案件中能否答辩成功。

 

第三部分:欧盟商标申请和欧盟成员国申请的对比

面临即便转化为欧盟成员国单国申请也同样要面临被异议的问题时,笔者认为有必要对在这种情况下就继续进行欧盟商标注册和转化为欧盟成员国单国申请的优劣势进行对比。

欧盟商标申请最为优势和便利之处在于仅通过一份申请,即可达到在其27个成员国注册的目的。但是欧盟无在先权利审查,主要靠第三方自主主张权利,因此欧盟申请被异议的风险较大。但因欧盟异议程序复杂、耗时长、费用高,实践中一般欧盟异议多通过双方有条件的和解结案。如遇到上述情况,申请人到底应该选择欧盟商标转化,还是坚持欧盟商标注册?仅就商标申请而言,欧盟绝大部分成员国也均无在先权利审查,被异议风险也很高。若申请人在此种情况下选择在主要欧盟成员国家提交单一申请,虽然欧盟商标异议人可能会认为其商标目标国与申请人目标国不冲突,而放弃部分国家的异议,但申请人还可能面临多国均被异议的局面。

这种情况下,如果申请人有较大把握解决欧盟商标异议问题,笔者倾向于建议申请人选择欧盟商标,将商标冲突集中在欧盟商标上,而非多个欧盟成员国的商标上,从而节约维权成本。反之申请人不想或不能解决该商标权的冲突,只是尝试在欧盟某成员国申请注册和使用争议商标,也可选择在某个欧盟成员国进行注册申请,通过在小范围内进行申请的方式,以达到降低在先商标所有人的关注度从而降低被异议风险的目的。

 

第四部分:欧盟商标转化的核心问题总结

虽然从理论探讨上来看,欧盟商标转化原则上是救济性的程序设置,需要在欧盟商标申请有官方不予注册性的驳回、无效等决定后才可以转化,应与马德里注册遭遇“中心打击”后申请单国转化的规定一致,但是事实上却有差异,马德里注册如未遭遇“中心打击”是肯定不能申请转化的,但是欧盟商标却可以主动申请转化,但是遇到所述的情形,即便申请转化,还是要面临在申请转化的成员国内被异议并进行答辩的现实。因此,对于国内企业来讲,了解清楚欧盟商标可以转化和不可以转化的情形是很有必要的。笔者再次就欧盟商标转化的两种情形进行简要总结。

第一、被异议但官方还没有作出异议判决

此种情形为笔者本次主要谈的问题,已得出结论,即可以申请转化。故不再赘述。

第二、商标连续不使用被撤销的情形

通过单一欧盟注册以及通过马德里途径指定欧盟注册的欧盟商标,如被第三方基于注册后连续五年不使用撤销的,不能进行商标转化。但是,此种情况有例外情形,即在申请转化的成员国内,商标所有人已将该件欧盟商标投入使用,且根据该成员国的法律规定属于是真实使用的,可以申请转化。

第三、被驳回、撤销、无效的情形

申请欧盟商标转化的成员国,若欧盟知识产权局或者欧盟商标法院在相关裁定中明确表示商标被驳回、撤销、无效的事由涉及该成员国,则商标所有人不能在该成员国进行商标转化。此种情况主要常见的三种情形如下:

1.欧盟商标申请被驳回的理由是具有描述性或欺骗性的绝对驳回理由,但是该商标仅在特定欧盟成员国内视为具有描述性或欺骗性,而在其他成员国内不视为具有描述性或欺骗性,则申请人不能在该特定被视为具有描述性或欺骗性的成员国内进行转化,可以在其他成员国内进行转化;

2.被第三方基于特定欧盟成员国的在先商标提出异议后被驳回,申请人不能在该第三方拥有在先商标权利的成员国内进行商标转化,但可以在其他成员国内进行转化;

3.如被第三方基于在先欧盟注册商标提出异议后被驳回,则申请人不能在任何一个成员国内进行转化,因该第三方的在先欧盟注册商标在所有欧盟成员国内均视为在先权利。

 

小结:英国脱欧后,现欧盟仍有27个成员国,消费者基础达5亿多人,是世界上最大的经济体之一。在欧盟,欧盟商标旨在使公司通过“一站式”注册程序,更加简便地以更低成本在整个欧盟范围内获得全面保护,因而欧盟商标对全球广大消费群体有很强的吸引力。但是,也由于其没有在先权利审查的制度设置,虽然使商标更容易注册,可也同样更容易被异议和无效。因此,对欧盟商标的救济就显得非常重要,而对欧盟商标转化制度的掌握和灵活运用就显得更加必要,希望笔者对欧盟商标转化的介绍对中国企业欧盟商标注册和救济有所帮助。