惩罚性赔偿司法解释对企业维权影响的分析及建议

发布时间:2021-07-15 作者:冯建坤 来源:中华商标杂志 阅读量:303

前言:

2021年3月2日,最高人民法院发布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称惩罚性赔偿司法解释),对知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的条件、程序以及“故意”和“情节严重”的认定等问题进行了细化和具有可操作性的规定。可以预料,在知识产权严保护的大背景下,惩罚性赔偿司法解释将会对企业的知识产权维权活动产生显著的影响。本文将根据法律条款及司法实践,对惩罚性赔偿司法解释重点条款对企业维权的影响进行简要解读并对维权行为提出相关建议。

 

条文   第一条

原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理。

本解释所称故意,包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意。

解读

1.《商标法》《专利法》《著作权法》以及《反不正当竞争法》的条款,“恶意/故意侵权”和“情节严重”均采用类似“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的”的逗号分隔表述方式,对于恶意/故意侵权和情节严重这两个条件之间是属于“或”还是“且”的关系并没有直接表述,惩罚性赔偿司法解释在1条1款明确规定适用惩罚性赔偿的条件为故意且情节严重。这意味着对于故意销售少量假货且无其他情节严重行为的侵权者,不适用惩罚性赔偿,体现了知识产权赔偿补充为主、惩罚为辅的损害赔偿原则。

2.第1条2款则将《商标法》《专利法》《著作权法》以及《反不正当竞争法》中的“恶意”和“故意”的含义进行统一,进而统一各类知识产权惩罚性赔偿的适用条件,也解决了理论和司法实践中对于“恶意”和“故意”二者含义的争议。

 

条文   第二条

原告请求惩罚性赔偿的,应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。

原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的,人民法院应当准许;在二审中增加惩罚性赔偿请求的,人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解,调解不成的,告知当事人另行起诉。

解读

1.第2条1款明确要求,主张惩罚性赔偿需要明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由,这意味着如果要主张惩罚性赔偿必须对赔偿数额部分进行精细化的证据搜集和准备,不能仅提供被告故意侵权和情节严重的证据就主张惩罚性赔偿。另外,条款中特别强调相关的赔偿数额、计算方式和依据的事实和理由应当在“起诉时”就明确。但如果起诉时没有明确计算方式和事实理由,仅主张和提供惩罚性赔偿的金额,在后续诉讼过程中是否可以再补充计算方式及依据的具体事实、理由?对此问题,司法解释并没有给出明确达答案。不过从第2条2款看,在一审辩论终结前尚且可以直接增加惩罚性赔偿请求,那补充计算方式及依据的具体事实、理由应当也是可以的。

2.第2条2款中规定二审中增加惩罚性赔偿请求的,法院将不会纳入二审的审理范围,这个和此前《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》《深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见》以及《天津市高级人民法院关于知识产权侵权案件惩罚性赔偿适用问题的审判委员会纪要》的相关规定的大体是一致的,但需要注意的是,惩罚性赔偿司法解释提到二审增加惩罚性赔偿请求,调解不成的,告知当事人另行起诉,这是否意味着原告方如果没有主张惩罚性赔偿,在获得胜诉赔偿后,可以就同一侵权事实另外提起诉讼请求要求支付惩罚性赔偿,如果是,这是否违反一事不再理的原则?该问题目前尚未有答案,需要后期通过案例指导再进行明确。

建议:

1.主张惩罚性赔偿时,必须对赔偿数额部分进行精细化的证据搜集和准备,并尽量在起诉时就明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由,避免诉讼程序风险;

2.对于一审未及时提出惩罚性赔偿的案件,可以尝试在二审过程中增加请求,寻求调解解决,如果无法调解,还可以尝试另行起诉进行争取。

 

条文   第三条

对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:

(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;

(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;

(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;

(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;

(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;

(六)其他可以认定为故意的情形。

解读

1.惩罚性赔偿司法解释在认定“故意”时规定的第一个考量因素是“客体类型”,这是因为公众对于不同的权利类型感知不同。例如技术性的专利因为具有技术门槛且不像商标、著作权具有明显的权利指向特征,隐蔽性较大,一般的公众可能不会从产品中直接获悉或推定该产品享有对应的专利,因此,对于这类专利证明故意的证据要求要更高一些。

2.在具体性行为的第(一)(三)(四)项中,惩罚性赔偿司法解释列举的都是被告和原告或原告的利害关系人之间的联系,并没有像北京和深圳相关规定一样,将被告或者其控股股东、法定代表人等利害关系人与原告之间的联系进行直接规定。个人认为没有直接进行规定是一个比较遗憾的事,因为实践中我们经常可以发现被告使用不同的关联主体实施侵权行为,这些主体在形式上虽然属于独立的法人或自然人,但实质上存在人员、财务和经营上的混同或主观意思联络,因此,如果被告控股股东、法定代表人等关联主体存在第(一)(三)(四)项的行为,也应当属于第(六)项其他以认定为故意的情形。

建议:

1.持有专利的企业,可以通过在产品上标注专利信息的方式让公众知晓相关产品具有专利,进而便于后期主张惩罚性赔偿。当然,标注权利标识或信息对于商标和著作权同样有帮助。

2.如果被告控股股东、法定代表人等关联主体存在第(一)(三)(四)项的行为,诉讼过程中尽量将关联主体一并作为被告起诉,即便后期无法认定为共同侵权,也有利于查明相关事实。

3.企业在经营过程中要建立规范的商务沟通流程,尽量使用书面方式进行沟通,明确对接人的身份,以便在后期提供故意侵权的相关证据。

4.企业在维权时,建议采用固定证据-发函-未停止侵权行为的再次固定证据的方式开展维权,以实现既不打草惊蛇,也可以证明侵权人存在侵权故意。

 

条文   第四条

对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的,人民法院可以认定为情节严重:

(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;

(二)以侵害知识产权为业;

(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;

(四)拒不履行保全裁定;

(五)侵权获利或者权利人受损巨大;

(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;

(七)其他可以认定为情节严重的情形。

解读

1.第4条2款1项中规定“因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为”属于情节严重的情形,该情形在前述北京、深圳和天津的规定中都是作为“故意”的情形存在,考虑到受到过行政处罚或法院裁判责任后,侵权人必然知道原告的权利,当然也是符合故意的认定条件,这意味着对于因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为的,同时符合了“故意”和“情节严重”两个要件。惩罚性赔偿司法解释的规定实际加大了对此类行为的打击力度。

2.第4条2款1项没有明确包括行政机关和法院出具的调解书、当事人达成侵权和解协议或者被告方出具的侵权承诺书。首先对于法院出具的调解书,从法律效力上,根据《民事诉讼法》第二百三十六条第二款的规定,调解书和法院判决一样,都可以申请法院强制执行。而从当事人诉权的角度看,根据《民事诉讼法》第一百二十四条第五项的规定,已经生效的调解书和判决书一样,认为存在问题的,只能通过申请再审解决。因此,法院调解书确认过的侵权行为,再次实施的,个人认为应当也属于本条款的规定。其次,对于原告方实施维权措施后,原被告直接达成和解协议或被告出具承诺函的情形,因为协议和承诺函的没有经过司法裁判,不仅没有对行为进行定性,也没有司法强制力,从行为的严重性上应当还不满足“情节严重”的要件,只满足“故意”的要件,被告是否可以认定为“情节严重”还需要结合其他的情节严重的行为综合考虑。最后,对于行政机关出具的调解书,其同样没有对行为进行定性,也不具有行政和司法强制力,其效力应该前述的协议和承诺函一致。

3. 第4条2款5项规定的“侵权获利或者权利人受损巨大”没有规定明确的标准。不过参考知识产权刑事犯罪的标准,假冒注册商标罪和侵犯著作权罪,“数额较大”的标准是违法所得3万元以上,而惩罚性赔偿司法解释第3条已经明确假冒注册商标及盗版的行为属于“故意”的情形,因此,在数额巨大的认定上,如果某个金额到了可以追究更为严重的刑事责任的地步,按照举重以明轻的原则,个人觉得达到这个金额也应该满足获利金额巨大的标准。

4.对于其他情节严重的行为,惩罚性赔偿司法解释规定的情形较少,参考北京和深圳的规定,对于食品、药品等领域的侵权行为也属于情节严重的情形。

建议:

1.对于已经提起诉讼的案件,达成和解后,若没有其他特别考虑的因素,最好是通过调解结案而非通过撤诉结案。

2.案件搜集举证中,如被告方的产品(特别是食品、药品等影响人身安全和健康的产品)质量存在问题,通过提交产品检验报告等方式证明被诉侵权行为的严重性。

 

条文   第五条

人民法院确定惩罚性赔偿数额时,应当分别依照相关法律,以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支;法律另有规定的,依照其规定。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的,人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定,并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。

人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料,被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的,人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。构成民事诉讼法第一百一十一条规定情形的,依法追究法律责任。

解读

1.该条款明确了惩罚性赔偿的计算基数,但是基本都属于现有规定,对于如何计算获利,是否考虑知识产权贡献度等问题并没有进行规定,相比之下,北京和深圳则进行了较为详细的归档,可以参考适用。

建议:

1.在诉讼过程中及时申请法院要求对方提交相关的财务账册。

2.主动提交同行业其他企业以及自身的利润率证据,以便在被告方不提供财务账册时法院参考适用;

3.在品牌授权、假冒等协议中,务必单独规定一个品牌授权许可费,不要与经营指导、人员培训、销售体系等合在一起,导致无法确定单独的品牌授权许可费数额。

 

条文   第六条

人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时,应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。

因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕,被告主张减免惩罚性赔偿责任的,人民法院不予支持,但在确定前款所称倍数时可以综合考虑。

解读

该条款属于此前全国和地方性法规都没有出现过的规定,从惩罚性赔偿的出发点来看,行政罚款和刑事罚金已经实现了部分的惩罚性功能,所以在确定民事诉讼惩罚性赔偿倍数时的进行考虑有到一定的道理。但是另一方面,该条款的规定也将导致部分本可属于市场主体的赔偿款归属于国家,究其原因,个人认为背后暗含了侵权赔偿的填平原则,原告方只要可以弥补损失即可,至于惩罚性赔偿款部分归属哪个主体不重要。

建议:

如果未来寻求更高的赔偿,需要注意民事诉讼和刑事及行政案件相互之间的先后顺序。

 

结语:

惩罚性赔偿司法解释的出台明晰了惩罚性赔偿的适用标准,大大增强了惩罚性赔偿司法适用的可操作性,也为当事人主张惩罚性赔偿提供了明确的诉讼指引,结合去年出台的知识产权民事诉讼证据规定等一系列文件,相信未来企业维权举证难、赔偿低等问题将得到逐步解决。