从实务角度看《评审案件中止情形规范》对企业商标确权的影响

发布时间:2023-07-11 作者:袁利华、冯小蕊 来源:中华商标杂志 阅读量:1480

来源 | 中华商标杂志

作者 | 袁利华、冯小蕊 超凡知识产权服务股份有限公司

国家知识产权局于2023年6月13日以官方解读的方式公开了《评审案件中止情形规范》(下称规范)可以公开的内容。解读内容包括:制定思路及考虑因素、规范的具体内容(原则及具体情形)。本文在官方的解读的基础上,结合实务经验,就《评审案件中止情形规范》对企业商标确权的影响做进一步的探讨。

 

一、评审案件类型

规范中规定适用中止审理的案件类型主要有:

1.驳回复审(商标注册过程中出现的程序);

2.不予注册复审(商标正在等待注册的过程中被他人提出异议的程序);

3.无效宣告(注册商标被他人提出无效的程序)。

 

二、引发中止的原因主要是在先商标情况发生变化

整体来说,规范确定的中止事项主要为如下两个方面:

一方面:能够预见在先商标权利丧失的情形属于应当中止审理的情况;可以预见在先商标权利大概率会丧失的情形属于可以中止审理的情况。

另一方面:应当中止审理即提出中止请求符合规定的必须中止,下述1、2、3属于应当中止审理的情形;可以中止审理即符合特定条件,但是也可能不会中止审理,4属于可以中止审理的情形。

具体来看:

1.在先商标权利人发生变化,有如下三种常见情形:

(1)在先商标权利人名义发生变化,正处于名义变更程序中(含主体名义、注册地址);

​(2)通过购买方式排除在先权利障碍,购买商标转让到申请人名下,商标转让程序未结束;

(3)申请商标转让到在先商标权利人名下了,商标转让程序未结束。

2.在先商标权利状态发生变化,有如下三种常见情形:

(1)在先商标注册期满未续展,等待宽展期结束期间,即宽展期结束后,该在先商标就完全无效了;

​(2)在先商标处于注销、撤回申请中(放弃已注册的商标权利只能是通过注销程序;放弃未注册商标权利的程序是撤回);

(3)在先商标因撤销通用名称、无效宣告、注销等无效,但是商标法给予了一年保护期,在保护期结束后其即不再构成任何商标申请注册的权利障碍。

3.在先商标卷入了其他案件中,有如下两种常见情形:

(1)在先商标被他人提起了撤三申请、无效宣告、异议申请、撤销通用名称申请,且通过前述程序确定能将在先障碍商标消除。例如撤三/无效宣告程序中,在先商标权利人已经注销/吊销;撤销通用名称程序中,在先商标的确已经演变为通用名称了。

(2)在先商标在其他案件中已经被认定为丧失相关在先权利,但其他案件结果正在等待生效中,或者判决要求审理机关需要重新做出无效的裁定。

4.降低恶意注册的商标对其他善意主体商标获权的阻碍,有如下三种可能存在的情形:

(1)驳回复审案件中,在先商标的权利人曾被认定为构成恶意申请主体的,含构成第四条(不以使用为目的的恶意注册)、第四十四条(其他不正当手段取得注册的)、第十九条第四款(代理机构/与代理机构串通申请商标的)。

​(2)最高院指导案例(歌力思案)启示:民事侵权诉讼中的一审判决认定了相关恶意抢注的事实,权利人以一审认定事实提起无效宣告,然后民事诉讼进入到二审诉讼,则此时无效宣告案件的申请人可以申请无效宣告程序中止审理。

(3)恶意引发的重复程序,涉及审查一致性原则。不同时间阶段发生的案件,可能会适用商标审查及审理一致性原则。例如:A商标已经进入到行政诉讼程序中,A’商标才进入驳回复审程序中。A’商标的驳回复审案件需等待A商标的行政诉讼判决做参考。

 

三、对企业的影响及企业的应对措施

1.在规范未列明前,对企业来说,存在如下不利情形:

(1)商标注册案件中遇到障碍商标时,排除在先权利障碍程序花费的时间要比驳回复审程序花费的时间多,因此,企业需要重复多次提交新的注册申请、重复进行驳回复审程序,甚至通过行政诉讼程序等措施来等待排除障碍商标的时间,大大增加了企业获权的成本。并且新提交的注册申请极有可能会出现新的障碍商标,不确定性增加。

(2)企业商标注册案件中,恶意注册的引证商标成为企业拟注册商标的在先权利障碍,规范出来之前,己方商标只能放弃注册或是通过谈判购买的方式消除在先障碍,增加了企业获权的成本。

(3)无效宣告/不予注册复审案件中,如果不通过中止程序来等待在先商标权利的无效,则企业商标的“对抗”性会丧失得比较快,在民事侵权诉讼等其他程序中可能会处于不利地位。

2.在规范列明后,对企业来说,需要关注如下几点:

(1)规范列明后,对企业出现的不利的可能是,在审持续未出结果的商标数量会大大增加,会延缓部分案件的结案时间。企业在案件程序方面投入的关注度、时间成本会更高,企业法务人员对案件管理的复杂度会提高。

​(2)商标注册案件中,如果通过中止程序来消除在先商标权利,那己方商标就能一直保持最早的申请时间,阻断后续近似商标的申请,且有机会一次性排除掉在先障碍商标,获得一个确定性较高的事项。虽然花费的时间较多,但是可以用时间去获取一个相对确定的事项。

​(3)企业需要关注恶意注册主体及商标,若在己方商标获权中出现的障碍商标为恶意注册主体注册的商标,或是对己方商标提起异议/无效宣告的主体为恶意主体的,企业需要及时提起异议/无效宣告,以此来争取案件的中止审理,以免造成商标权丧失的不利后果。

(4)企业商标被驳回,如果核心的商品/服务群组上的在先障碍商标仅有一件,或是多件在先障碍商标均确定能够排除掉的,则需要积极利用中止程序来等待障碍商标排除,并且无需重复申请。当然,是否选择中止程序或是如何排除在先障碍商标,需要具备一定专业经验的人来确定,企业负责人/法务可以积极通过咨询专业的代理机构来获取相关方案。

 

整体来说,该规范对企业确权、维权的利大于弊,尤其是明确了对恶意主体注册的商标提起异议或无效宣告可以作为驳回复审中止审理的理由这一规则,让企业有时间和机会去排除恶意注册商标这一商标确权中的障碍。

 

作者简介

袁利华

高级商标代理人、律师

中华商标协会商标人才库一级代理人才(首批)

四川省知识产权培训教育师资库知识产权培训师资成员

▲从业经历:从业以来,主要从事知识产权授权确权行政案件的代理以及知识产权民事侵权诉讼案件的代理工作,并负责超凡专业人才的培训培养工作。办理过一千余件知识产权异议、驳回复审、无效宣告、撤销复审等授权确权案件及行政诉讼、知识产权民事案件,拥有丰富的案件代理经验。同时负责人员的培训、培养:包括培训、培养方案的制定;培训内容的确定;培训课件的审核以及最终培训的开展,并对培训结果负责,输送知识产权专业人才50名左右。

▲服务客户:阿里巴巴集团及关联公司(淘宝、钉钉、蚂蚁金服等)、华为、五粮液、碧桂园、泸州老窖、知乎、比亚迪、欧时力、FIVE PLUS等。

▲文章书籍:《“我的商标我可以做主吗”—简述“意思自治原则”在商标确权代理实物中的运用》;参与《商标授权确权实务》编撰等。

冯小蕊

​资深商标代理人、超凡合伙人西南政法大学法学学士

中华商标协会商标人才库二级代理人才(首批)

▲拥有16年知识产权行业经验。2013年加入超凡知识产权,专职从事商标确权案件代理及大客户咨询服务工作。2019年至今,担任商标案件代理主管一职,负责超凡全国近百人代理团队的管理和成果交付。

▲从业至今已代理及指导五千余件商标案件,包括“国酒茅台”“年份原浆”等具有一定影响的案件,帮助众多企业成功获取商标权利,阻止抢注及恶意商标注册并维护企业的商标权益。其中湖南卫视“偶像来了”异议案被评为优秀商标案例并选入商评委培训教案。系阿里巴巴“淘宝”“盒马”等系列案件最早撰稿人并最终成功多件异议、无效案件。

▲关注行业热点及实践情况,对于批量商标申请布局、审查意见答复等新型程序拥有丰富代理经验及解决方法。发表有《外观设计中构成著作权法意义上作品的著作权归属认定》《从“劳斯莱斯”商标案看不良影响条款的适用》等专业文章。

▲曾服务客户:阿里巴巴、华为、蚂蚁金服、五粮液、剑南春、洋河、湖南卫视、广西卫视、途牛、飞亚达、长虹、张裕、华中科技大学等国内外知名企业。