标志是否构成商品/服务通用名称的认定是商标法领域的核心难点，直接关系到商标权的边界划定与市场竞争秩序的维护。司法实践中，可以严格参照法律规定、国家标准和行业标准对法定通用名称进行确认，但约定俗成的通用名称的认定则较为困难，一方面是认定标准不够清晰，另一方面则是参考评价的因素较为多元化，个案的差异较大。本文拟以“洞洞笔”商标异议案为切入口，并结合“老干妈风味”“前列康”等典型案件进行综合分析，探析“约定俗成的通用名称”的论证方法，以期为“通用名称撤销”类案件的处理提供具有实操性的范式。
关键词： 商标显著性；通用名称；商标淡化；认定标准
一、"洞洞笔"商标异议案概述
（一）案情简介
施万-斯特比洛公司（下称“斯特比洛公司”）于2019年8月5日提交“洞洞笔”商标（下称“诉争商标”）的注册申请，指定在“橡皮擦、书写工具、自动铅笔、铅笔”等商品上使用，2022年8月20日通过初审公告。
公告期内，中国制笔协会、晨光文具、得力集团等五个主体提出异议申请，核心主张可以概括为：（1）商标申请日前，“洞洞笔”早已成为文具行业中具有矫正功能的特定“铅笔”商品的通用名称；（2）“洞洞笔”使用在“铅笔、自动铅笔”等商品上直接描述了商品的外观和种类特点，缺乏显著性；（3）“洞洞笔”使用在除“笔”之外的商品上，易使消费者对商品的种类等特点产生误认。
异议程序阶段，国家知识产权局（下称“国知局”）审查认定“经过相关媒体的广泛宣传，相关公众已将‘洞洞笔’作为一种具有‘矫正’功能的特定铅笔的名称广泛使用，该名称已具有约定俗成通用名称的属性，在‘书写工具；自动铅笔’等商品上易使相关公众认为是商品的通用名称，不易将其作为商标加以识别，不具有区分商品来源的特征，缺乏显著性特征。”最终决定前述商标不予核准注册。不予注册复审阶段，国知局维持不予注册决定。截至本文发稿前，斯特比洛公司未再提出行政诉讼程序。
（二）相关案件说明
在斯特比洛公司申请“洞洞笔”商标之前，中山市佳美文具有限公司及庆元县金泰文具有限公司先后在“书写文具、铅笔、绘画材料”等商品上申请“洞洞笔”商标并通过初审，公告期内被斯特比洛公司提出异议申请。在该案件中，国知局结合斯特比洛公司提交的证明材料，认定“将‘洞洞笔’作为商标申请注册在与异议人在先使用商品相同或类似的商品上已构成《商标法》第三十二条‘以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标’之情形。”
前述两枚商标的异议案件及其结果，一定程度上增加了“洞洞笔”弱化为通用名称案的研究价值：
1.前述异议案件中有关“经过使用成为具有一定影响的商标”的认定结果对本文诉争商标审查时“洞洞笔”构成通用名称的认定的影响？
2.如何看待斯特比洛公司针对被注册“洞洞笔”商标采取的维权措施的行为？以及该“维权行为”本身对“通用名称”的认定的影响？
关于第一个问题，笔者认为在前述异议案中，根据斯特比洛公司单方面提交的“洞洞笔”相关商品的使用、宣传及获奖证据材料，基本可以确定的是斯特比洛公司在相对较早且持续较长的一段时间内，生产销售“洞洞笔”，并且根据其提供的相关获奖信息，可以证明其相关商品已经具备一定的影响力。
但在该案中，综合对比斯特比洛公司与实施抢注行为的两家公司的业务规模和及对“洞洞笔”标志使用和推广的贡献来看，不难判断出在先的“洞洞笔”商标注册属于“恶意的抢注”行为。从遏制商标抢注和维护市场秩序的角度看，国知局将斯特比洛公司两种使用“洞洞笔”的行为，即作为产品名称使用和作为“商标”标志使用，混同在一起仅评价商标使用，对案件的审查结果不会产生不利影响。通用名称的认定较前述“抢注”异议案相比，对相关事实的认定的角度和侧重点有所不同。约定俗成的通用名称的认定需要综合判断是否已被同行业较为普遍的使用，这与某个单一市场主体使用获得具有一定影响力并不冲突。
关于第二个问题，主张商标权利的主体，在面临市场上存在的摹仿、抢注和侵权时，是否有采取积极维权的动作是评估商标是否弱化为通用名称时一个重要参考因素。对于斯特比洛公司而言，当其发现其他主体“抢注”“洞洞笔”商标时，为避免经过培育获得较高品牌价值的商标落入他人之手，或为避免企业自身的经营活动存在潜在风险，对其采取相应的维权措施，都对预防“洞洞笔”被弱化为通用名称产生积极影响。但笔者认为，仅有维权动作或仅有少量的维权成功案例是不够的，还需要综合实际维权的效果来看，“带有矫正握笔姿势”的洞洞笔已如水彩笔、记号笔一样因具有特定功能成为一种特定商品，经由国内主要制笔企业生产和销售，被全国相关消费者普遍熟悉和接受。如东莞亲亲我实业有限公司诉胡超、胡川（咬咬乐）商标权权属纠纷案中，主审法官评价：注册商标通用化的过程往往是多个原因长期作用的结果，无论商标权利人自身是否积极、正确、恰当地使用其注册商标，是否放任或采取适当措施制止其他主体将其注册商标作为商品名称使用，只要客观上未能阻正注册商标被作为商品名称使用，就无法避免产生注册商标通用化的后果。
（三）从“洞洞笔”异议案件看“约定俗成的通用名称”的论证方法
显然，从国内相关制笔企业已然广泛将“洞洞笔”作为“带有矫正功能”的铅笔的产品名称，以及“洞洞笔”被全国市场相关消费者广为熟悉的客观事实来看，国知局认定“洞洞笔”成为行业通用名称将有效避免“洞洞笔”被独占，制止可能出现的大面积的侵权诉讼，有效维护了既定市场秩序。这是一份较具法律意义、经济价值和社会意义的审查决定。
那么从公开的不予注册决定文书的内容来看，我们可以从不同视角来分别看下前述“约定俗成的通用名称”异议案的论证方法和处理经验。
从异议申请人视角看：中国制笔协会作为一个由400多家制笔企业单位、科研院校、从事笔类经销商及个人自愿组成的跨地区、跨部门的全国性行业组织，在该行业内最具代表性和权威性。晨光与得力是国内文具行业最具知名度与代表性的两家企业，其中晨光拥有7万多家线下专卖店，覆盖全国1200多个城市的学校周边、社区便利店、文具店；得力在零售终端取得不错成绩的情况下，在政府和企业采购方面则全面领先。此外我们还看到有其他公司和自然人对“洞洞笔”商标提出异议申请。前述异议主体的身份、行业地位及影响力，在一定程度上可以代表“全国相关公众”的普遍认知。
从异议案件提交的证据材料来看：本案中，异议人合计提交了《国家图书馆检索报告》、网络搜索“洞洞笔”检索结果、电商平台销售及排名证据、不同品牌及市场使用证据、行业媒体对洞洞笔产品的公开报道、相关专利文献。斯特比洛公司在不予注册复审程序中主要提交了研发“洞洞笔”的内部沟通邮件、中国及境外专利证书、“洞洞笔”相关商品获奖情况、新媒体对该公司“洞洞笔”的宣传报道、相关主体参加展会照片、实体店铺销售凭证、部分维权案件决定书（详见本文第一章节第二部分内容）等。从证据材料的内容和形式上看，异议人侧重证明“洞洞笔”已被作为具有“矫正握笔姿势”功能的铅笔的产品名称被广泛使用，并被相关市场主体认同，以及斯特比洛公司在产品包装、宣传等方面将“洞洞笔”作为产品名称使用（参考图1、图2）。而斯特比洛公司并未围绕“是否构成通用名称”这一核心争论焦点开展，亦未针对异议人的主张提出强有力的反驳。如前文所述，笔者认为是否构成约定俗成的通用名称的关键在于“是否已被同行业较为普遍地使用”，而非某个市场主体相关产品获得怎样的知名度和社会评价。
二、关于如何预防品牌弱化成通用名称的几点建议
权利人的使用习惯、维权策略、品牌管理能力直接决定了商标显著性的存续状态。企业若要避免自身培育的品牌退化为公共资源属性的通用名称，应建立全生命周期的商标管理体系，从商标确权、规范管理、维权干预三个维度形成闭环防控机制。
（一）积极申请商标权利，构建多层级权利防护体系
商标布局和注册确权，是有效遏制商标被广泛使用、预防“品牌”弱化为通用名称的前提，企业应当在产品推向市场前完成相关商标的注册保护。
企业在产品研发阶段即应完成核心商标的检索与注册，不仅要注册产品所属的核心类别，还应尽可能覆盖上下游关联商品类别，防止他人在相关商品上注册相同商标，稀释品牌显著性。从“洞洞笔”案来看，斯特比洛公司早在2010年左右即已在中国市场销售“洞洞笔”产品，但直至2019年才提交商标注册申请，此时“洞洞笔”已被行业广泛使用，错过了商标确权和维权的最佳窗口期，直接导致后续商标确权时的被动。
（二）规范使用商标，主动宣示商标权利归属
商标的规范使用是维持权利稳定性的核心，权利人自身的使用方式直接向行业和消费者传递了标志的属性，是避免弱化为通用名称的关键环节。
1.严格区分商标与产品名称的使用场景
企业在所有商业场景中都应明确区分商标与产品通用名称，禁止将注册商标直接作为产品名称使用：在产品包装上，商标应置于显著位置，标注®或™标识；在宣传文案、媒体报道中，应使用“‘品牌名’+‘产品名’”的表述方式，如“洞洞笔牌铅笔”，不宜单独使用“洞洞笔”指代自身产品。本案中，斯特比洛公司将“洞洞笔”作为商品名称使用对“是否构成通用名称”的认定影响较大。该公司在实际经营过程中，往往将其核心品牌“思笔乐”“STABILO”与“洞洞笔”一起使用，并且将®标记标注在前述商标右上角。其主观上不具有将“洞洞笔”作为商标使用的意图，客观上引导了行业和消费者将“洞洞笔”视为一类产品的通用名称，导致“洞洞笔”不具有区分和识别商品来源的基本功能。从这个角度看，被“主动放弃的权利”也无需再获得商标权的保护。
2.主动引导公众与媒体正确使用商标
企业应建立品牌使用规范，主动向经销商、合作方、媒体传递正确的商标使用方式，避免第三方将商标作为产品名称使用。若发现媒体报道、行业文章中存在将商标作为通用名称使用的情形，应第一时间发函纠正，要求其明确标注商标归属或更正表述。正如越来越多的企业通过创建自有品牌的百度词条，向社会公众宣示品牌的权利归属。
（三）针对商标侵权和不正当竞争行为，积极采取维权措施
及时、全面的维权行动是阻止商标通用化的最后一道防线，放任他人将商标作为产品名称使用，会直接加速通用化的进程，最终导致权利丧失。
1.建立全渠道监测机制，及时发现侵权使用行为
企业应建立线上线下一体化的商标监测体系：线上监测电商平台、社交平台、媒体报道、行业展会中的使用行为，线下监测实体店铺、批发市场、产品包装等场景的使用情况。重点关注两类行为：一是其他经营者将涉案标志作为商标使用的侵权行为；二是将涉案标志作为通用产品名称使用的淡化行为。
在“洞洞笔”案中，斯特比洛公司仅针对他人抢注商标的行为提出异议，并未针对全行业广泛将“洞洞笔”作为产品名称使用的行为提起侵权诉讼或不正当竞争诉讼，客观上放任了通用名称认知的形成，最终导致其维权效果不足以抵消行业普遍使用带来的淡化影响。
2.采取差异化的维权策略，提高维权的覆盖性与震慑力
针对不同类型的侵权行为，企业应采取分层处理的维权策略：①对于恶意抢注商标、摹仿商标的行为，可在第一时间提出异议、无效宣告，阻止仿冒行为获得合法权利基础；②对于将商标作为产品名称使用的小规模的侵权行为，可通过发送律师函要求其更正表述，对于拒不改正的再提起诉讼；③对于规模较大、持续时间较长的侵权行为，可考虑提起诉讼并要求公开澄清，通过生效判决明确商标权利归属，形成示范效应，警示其他经营者规范使用。有效维权，对预防品牌淡化可起到关键的支撑作用。在老干妈诉贵州永红食品公司商标侵权案中，永红食品公司在其生产的牛肉棒产品包装上使用“老干妈味牛肉棒”的标志，一审及二审法院认为“老干妈”不是日用食品行业对商品口味的常见表述方式，涉案商品对“老干妈”字样的使用不属于合理使用的范畴，并且会减弱了驰名商标的显著性，从而构成商标侵权行为。设想一下，若老干妈公司放任“老干妈味”被广泛使用，不排除会导致“老干妈”逐渐演化成为某种特定的食品口味的通用名称，这对于一个驰名商标来说也是致命的。
3.联动政府部门、行业协会共同制定标准，引导行业规范使用
对于已出现一定通用化倾向的商标，企业可主动联合行业协会制定产品标准，明确区分商标与通用产品名称，在行业规范中统一产品的通用称谓，避免行业内无意识的淡化行为。例如康恩贝药业公司在面临旗下核心品牌“前列康”存在被弱化为通用名称的风险时，积极联合中国药监局共同推进认定用于治疗“肾气不固，腰膝酸软，慢性前列腺炎及前列腺增生”症状的药品通用名称为普乐安片（而非“前列康”），并进一步强化“前列康”为康恩贝公司注册商标，从根本上阻止通用名称的形成。
综上，商标通用化的过程是多方因素长期共同作用的结果，企业唯有从商标确权、规范管理、维权干预三个层面形成完整的防控体系，才能有效维持商标的显著性，避免自身培育的品牌沦为公共资源。从“洞洞笔”案的教训来看，即使是市场份额领先、知名度较高的企业，若忽视商标使用的规范性、怠于全面维权，依然可能面临商标退化为通用名称的风险，最终丧失商标权利。
作者简介
汪守涛
超凡华东区解决方案专家
浙江省知识产权局专家库专业人才
中华商标协会第三届金牌商标代理人
杭州市首届优秀商标代理人
从事商标法律服务工作15年，专注于商标授权、确权及争议类案件代理，尤其擅长处理疑难复杂商标事务。长期为方太、百雀羚、香飘飘、认养一头牛、方回春堂、江南布衣等多家知名企业提供商标战略支持。以专业、高效、优质的法律服务，为客户品牌价值提升提供坚实支撑。
王茂入
超凡资深商标代理人
中华商标协会商标人才库二级代理人才
从业五年，专注于商标非诉、授权确权及知识产权合规，累计代理行政阶段案件1500余件。深度服务酒类、电商、化妆品等多个行业头部企业，提供从案情分析、风险评估、策略制定、商标监测等全流程合规支持。立足专业、细致负责，以有温度、可依赖的服务守护客户品牌资产。
